La MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA en el Entorno digital y el Derecho Internacional privado: Determinación de la Competencia Judicial internacional y Ley Aplicable a posibles infracciones

THE COMMUNITY TRADEMARK IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: DETERMINATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION AND LAW APPLICABLE TO POSSIBLE INFRINGEMENTS

Rafael Andrés Velázquez Pérez*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. REGIMEN JURIDICO EUROPEO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. — 1.1. El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la MUE: Un sistema de protección unitaria. — 1.2. El Reglamento (UE) 1215/2012 sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil en litigios sobre la MUE. — 2.3. El Reglamento 864/2007 sobre Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en litigios sobre infracciones marcarias. — III. RETOS ACTUALES Y TENDENCIAS FUTURAS EN LA PROTECCIÓN DE LA MUE. — 1.1. El incremento de las infracciones marcarias transfronterizas por la expansión del comercio digital el Metaverso y los entornos virtuales. — 1.2. La inteligencia artificial y la tecnología blockchain como mecanismos de protección de la MUE. — IV. CONCLUSIONES. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. EUROPEAN LEGAL REGIME OF THE EU TRADEMARK. — 1.1. Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union Trademark: A unitary protection system. — 1.2. Regulation (EU) 1215/2012 on international jurisdiction in civil and commercial matters in disputes concerning the Community Trade Mark. — 1.3. Regulation 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations in trademark infringement disputes. — III. CURRENT CHALLENGES AND FUTURE TRENDS IN THE PROTECTION OF THE EU TRADEMARK. — 1.1. The increase in cross-border trademark infringement due to the expansion of digital commerce, the Metaverse and virtual environments. — 1.2. Artificial intelligence and blockchain technology as EU Trademark protection mechanisms. — IV. CONCLUSIONS. — V. BIBLIOGRAPHY.

I. Introducción

En el actual contexto de globalización y digitalización de los mercados, la protección de los signos distintivos es un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y el correcto funcionamiento del comercio en la Unión Europea. La Marca de la Unión Europea (en adelante MUE) se ha consolidado como el mecanismo clave para la protección unitaria de los derechos de sus titulares dentro del mercado interior, proporcionando a quienes la ostenten la posibilidad de obtener una protección homogénea en todos los Estados miembros a través de un único procedimiento registral. Este sistema, gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), permite a las empresas, entre otras muchas ventajas competitivas, operar con mayor certeza y coherencia en un entorno económico cada vez más mundializado 1.

Por tanto, la creación de un derecho de propiedad intelectual unitario es uno de los logros más significativos de la Unión Europea (UE) en lo que a protección de la marca se refiere. Gracias a ello, los titulares obtienen protección en un mercado muy atractivo compuesto por 27 Estados miembros que suman un total aproximado de 500 millones de potenciales consumidores 2. No obstante, la consolidación de la libre circulación en todas sus expresiones, la expansión del comercio digital y la creciente movilidad de los consumidores han generado complejidades jurídicas significativas, particularmente en lo que respecta a la determinación de la competencia judicial internacional (CJI) y de la ley aplicable (LA) a la resolución del fondo en disputas relacionadas con la MUE 3. Es evidente que, cuando sea necesario reivindicar estos derechos unitarios ante tribunales de la Unión, será más complicado debido a la creciente dimensión transfronteriza de los litigios ahora incrementada por el entorno digital. A diferencia de los modelos nacionales de protección de marcas, donde la territorialidad es un principio clave, el carácter unitario de la MUE exige una coordinación normativa y procesal eficaz que permita resolver los eventuales conflictos transfronterizos de manera justa y predecible 4.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional privado (DIpr.), los litigios en materia de marcas pueden involucrar a partes domiciliadas en distintos Estados miembros y afectar a múltiples jurisdicciones con vocación para resolver la cuestión polémica. Estas circunstancias exigen un marco normativo preciso que permita determinar eficazmente a qué tribunales de la UE correspondería la CJI y qué legislación resultaría aplicable al fondo del litigio en casos relacionados con infracciones de derechos marcarios. Para ello, el núcleo duro del ordenamiento jurídico europeo en la materia aquí tratada se articula en torno a un conjunto de instrumentos normativos que regulan estos aspectos fundamentales, a saber: El Reglamento (UE) 2017/1001, específico sobre la MUE que rige como lex specialis —RMUE—, regulando en su ámbito material, entre otras cuestiones, su registro, los derechos conferidos, las causas de nulidad, la caducidad, las acciones de infracción y en definitiva todas aquellas cuestiones jurídicas que garantizan la exclusividad del derecho en él protegido 5; el Reglamento 1215/2012 sobre CJI y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito civil y mercantil —R. Bruselas I bis— que establece un sistema de prelación de foros con los que pretende evitar el llamado forum shopping y garantizar la ejecución automática de resoluciones judiciales de tribunales de la UE 6; y, el Reglamento 864/2007 sobre determinación de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales —R. Roma II—, que establece el principio de lex loci protectionis como criterio general en materia de ley aplicable a supuestos conflictuales sobre propiedad intelectual 7.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desempeñado un papel fundamental en la interpretación de cuestiones prejudiciales relevantes sobre la aplicabilidad de estos Reglamentos, emitiendo resoluciones que han clarificado aspectos cruciales también para la protección adecuada de la MUE. Entre ellas la determinación de la CJI en litigios sobre infracción de marcas en entornos digitales; la delimitación del uso legítimo de una MUE en el contexto del comercio electrónico y la publicidad en línea, la aplicación del principio de lex loci protectionis en disputas transfronterizas sobre infracción de derechos de propiedad intelectual, entre otras cuestiones igualmente interesantes 8.

Con el auge del comercio electrónico a nivel global, el impresionante desarrollo de las plataformas digitales y la creación del llamado Metaverso han surgido grandes y nuevos desafíos en la protección de la MUE. En este sentido, el sistema tradicional de protección no es suficiente, por lo que debe adaptarse a realidades emergentes como las infracciones de marcas en entornos digitales debido a la proliferación de plataformas de comercio electrónico y redes sociales que promueven y fomentan la venta de productos, en ocasiones falsificados, y el uso no autorizado de marcas registradas a escala global 9. Además de lo anteriormente comentado, han surgido de manera muy disruptiva tecnologías de IA 10 que han generado nuevas formas de interrelación transfronteriza con la consecuente proliferación de infracciones de las normas protectoras de la MUE, como por ejemplo la reproducción no autorizada de marcas mediante herramientas de aprendizaje automático y la publicidad dirigida 11. Por su parte, la protección de marcas y activos digitales en el Metaverso se tiene que adaptar a la creciente popularidad de los entornos virtuales donde las marcas se están registrando para bienes intangibles y experiencias en realidad aumentada, fenómeno que también plantea grandes retos e interrogantes sobre la jurisdicción y la protección efectiva de los derechos marcarios en estos espacios 12.

Dada la creciente complejidad del ámbito aquí tratado, en este artículo, como su nombre indica, se realiza un análisis general, no exhaustivo, de algunas de las principales cuestiones conflictuales que se puedan derivar de la protección de la MUE en el entorno digital en el contexto del DIpv., abordando tanto sus principales fundamentos normativos en la UE como los desafíos contemporáneos que enfrenta su protección adecuada. Con este telón de fondo, este trabajo se estructura en dos partes principales. En primer lugar, se analiza el marco normativo aplicable a la MUE mencionado supra, constituido básicamente por los referidos Reglamentos —RMUE, R. Bruselas I bis y R. Roma II—. Y, en segundo y último lugar, se evalúan algunos de los principales retos emergentes en la protección de la MUE en la era digital y, para ello, se analizan los fenómenos de la IA, el comercio electrónico, el llamado blockchain y la protección de marcas en el Metaverso.

En definitiva, con este estudio se busca contribuir al actual debate jurídico sobre la necesidad de adaptar el sistema de protección de la MUE a las nuevas dinámicas del mercado global y del comercio digital en el creciente y cada vez más atractivo mercado europeo. Todo ello siguiendo estudios previos de destacados autores que defienden la idea de que la armonización legislativa con base en la jurisprudencia contemporánea y la implementación de herramientas innovadoras en la materia en cuestión, son elementos clave para garantizar que la MUE siga siendo un modelo de referencia en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito europeo e internacional.

II. REGIMEN JURIDICO EUROPEO DE LA MUE

1. El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea: Un sistema de protección unitaria

En esta materia, la regulación específica se encuentra en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que por su ámbito material de aplicación constituye el marco jurídico fundamental para la protección de los derechos marcarios en la UE. Del simple análisis de su contenido se desprende que el principal objetivo es proporcionar un derecho en exclusiva que mediante un sistema de registro de marca unitario, eficiente y armonizado, garantice la protección de los signos distintivos en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión sin que sus titulares requieran de registros nacionales adicionales 13.

Entre los principales aportes del RMUE, de interés para este estudio, hay que destacar precisamente la creación de un sistema de registro unitario que permite que una única solicitud ante la EUIPO confiera derechos exclusivos en todos los Estados miembros, a quien ostente el título concedido 14. La protección uniforme de la MUE otorga derechos exclusivos reconocidos en toda la UE, impidiendo que una infracción sea tratada de manera fragmentada en diferentes jurisdicciones nacionales 15. Este Reglamento contiene normas que le son propias y aunque no es nuestro objetivo realizar un análisis exegético de su contenido, se podrían destacar algunas cuestiones que si bien no son novedosas son estandarizadas por el RMUE. Tal es el caso del establecimiento de motivos de denegación y de nulidad tanto por causas absolutas (p.ej. la falta de distintividad o la contrariedad al orden público) como relativas (p.ej. conflicto con marcas registradas preexistentes) para rechazar o invalidar el registro de una MUE, o la institución de un sistema registral propio.

Además, el RMUE establece derechos exclusivos que extienden el alcance de la protección con ese carácter al titular de una MUE, pudiendo éste prohibir el uso no autorizado de signos idénticos o similares en relación con productos o servicios que puedan generar confusión en el mercado (artículo 9.1). En cuanto a los mecanismos de oposición y caducidad se establecen procedimientos para que terceros impugnen una MUE basada en derechos anteriores o por falta de uso durante cinco años consecutivos lo cual se valora positivamente 16. Igualmente, el RMUE especifica las acciones por infracción y las medidas de ejecución mediante procedimientos específicos para que los titulares de marcas europeas puedan iniciar acciones legales en caso de infracción de sus derechos y solicitar medidas cautelares que impidan la comercialización de productos ilícitos 17. En cuanto a la interacción con los sistemas de protección de la Marca —nacionales e internacionales—, la marca europea coexiste con los registros nacionales y con el Sistema de Madrid administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), facilitando así la protección internacional de las marcas a través de un solo procedimiento 18.

Ahora bien, en cuanto al acceso a la jurisdicción de la UE, el RMUE incluye normas en su contenido material de aplicación, incluso en los casos en que el demandado está domiciliado en un tercer Estado, lo cual en cierta manera desvirtúa la llamada «conexión comunitaria 19». No obstante, si analizamos sus normas de competencia judicial, tanto la redacción como la finalidad se asemejan a los criterios utilizados en el Reglamento Bruselas I bis, como se verá más adelante 20. En una primera aproximación parece un elemento positivo dado que la utilización de similares puntos de conexión respecto de la CJI en conflictos transfronterizos por infracción de derechos marcarios aseguraría que se puedan iniciar ante los tribunales de un Estado miembro. En la práctica más reciente el TJUE ha desarrollado una ardua labor de interpretación de estos puntos de conexión diferenciando su apreciación entre los conflictos marcarios derivados de la aplicación del RMUE y el sistema general en materia civil y mercantil consagrado en el R. Bruselas I bis atendiendo al carácter de lex specialis de las reglas de competencia del RMUE 21.

Es necesario recordar que el Reglamento (UE) 2017/1001 ha sido objeto de numerosas interpretaciones por parte del TJUE, que ha esclarecido varios de los aspectos clave para su correcta aplicación. Por sólo citar algunas de estas cuestiones, la delimitación del uso legítimo de una marca, el impacto de la coexistencia con derechos nacionales y la territorialidad de las infracciones en entornos digitales han generado jurisprudencia al respecto 22. Muy especialmente en materia de CJI para litigios transfronterizos sobre la MUE, se ha requerido acudir a la jurisprudencia del TJUE para la interpretación del alcance de las normas sobre CJI contenidas en el Capítulo X (artículos 122 al 128) del RMUE.

Reiterando la ausencia de interés en un análisis exhaustivo del contenido material del RMUE en este estudio, salta a la vista una primera distinción entre la competencia exclusiva que se otorga a los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión (artículo 124), y la determinación de la competencia internacional general y el alcance de esta a la que se refieren los artículos 125 y 126 respectivamente. Se entiende pues que, para los supuestos incoados por violación de una MUE, tendrían competencia los tribunales de MUE del Estado miembro en el que el demandado estuviera domiciliado y dicha competencia sería exclusiva, sin perjuicio de la competencia administrativa en procesos sobre nulidad de marcas de la EUIPO 23.

Por otra parte, en supuestos en los que no exista domicilio del demandado en la UE, se tendría en cuenta el Estado miembro en el que dicha parte tuviese un establecimiento y para el caso de ausencia de domicilio y/o establecimiento en la UE, la competencia internacional recaería en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio el demandante tenga su domicilio o, en su defecto, establecimiento (artículo 125 del RMUE). Y finalmente, si las partes carecen de domicilio y/o establecimiento en un Estado miembro de la Unión, la competencia internacional recaerá en los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra la Oficina, según lo establece el apartado tercero del artículo 125 del RMUE 24.

Es evidente que el criterio del domicilio del demandado o su defecto guarda estrecha relación con su tratamiento en el R. Bruselas I bis aunque su interpretación a los efectos del RMUE es mucho más amplia, tal y como reflejo en la sentencia del TJUE en el asunto C-617/15, Hummel Holding A/S 25. En este sentido se aprecia que el artículo 125, incisos a) y b), apartado 4 del RMUE contempla la determinación de la competencia internacional por remisión al foro general de la autonomía de la voluntad previsto en los artículos 25 y 26 del R. Bruselas I bis-sumisión expresa si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas de la UE y tácita si el demandado compareciera sin declinar la competencia del tribunal ante el que ha sido demandado, respectivamente. Todo ello sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 124 RMUE, que contempla una aplicación sucesiva o en cascada 26 en litigios cuyo objeto sea la validez de la marca, en ese caso las disposiciones del RMUE, también prevalecen frente al R. Bruselas I bis, atribuyendo competencia exclusiva a los tribunales de marcas de la Unión Europea 27.

2. El Reglamento (UE) 1215/2012 sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil en litigios sobre la MUE

El Reglamento 1215/2012, conocido como R. Bruselas I bis, regula como su nombre indica, la competencia judicial internacional y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en la UE 28, estableciendo las normas que, mediante un sistema jerárquico de foros, determinan en qué casos los tribunales europeos serán competentes para conocer de litigios transfronterizos en las materias civiles y mercantiles incluidas en su ámbito material de aplicación 29. En este sentido, las disputas relacionadas con la infracción de la MUE no excluidas en el Capítulo X, concretamente artículos 122-125 del ya referido Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la MUE, quedarían afectadas por el R. Bruselas I bis bajo criterio de aplicabilidad —domicilio del demandado en Estado miembro— y especialmente en relación con los llamados «foros concurrentes o alternativos» del Domicilio del demandado y Especial por razón de la materia —artículos 4 y 7 respectivamente 30—. En esencia, la finalidad del R. Bruselas I bis es garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad en la determinación de la CJI en litigios con elemento extranjero evitando prácticas de forum shopping, en las que los litigantes intentan interponer demandas en jurisdicciones que consideren más favorables y en última instancia, facilitar el exequátur de las Resoluciones judiciales dictadas por órganos jurisdiccionales de la UE 31.

Dicho esto, las disposiciones clave del R. Bruselas I bis en materia marcaria europea requieren de una interpretación adecuada. En este sentido, la regla general de atribución competencia en litigios relacionados con infracciones de los derechos sobre una MUE sería a favor del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado (foro general previsto en el artículo 4) siempre y cuando la demanda se presente ante dicho tribunal, hecho que refuerza la estabilidad en la determinación de la competencia y evita el abuso de litigios en jurisdicciones ajenas 32. En su defecto, en aquellos casos en los que la demanda sea presentada en un Estado distinto al del domicilio del demandado, los tribunales de dicho Estado podrían conocer del caso al amparo del foro especial en materia de daños extracontractuales —forum delicti commissi—, tal y como se prevé en el artículo 7.2 del propio Reglamento. Esta concurrencia de foros que no se excluyen entre sí, permite que los titulares de una MUE puedan interponer demandas ante los tribunales del Estado donde se haya producido o pueda producirse el daño derivado de una infracción marcaria si dicho Estado es distinto del domicilio de la parte demandada. Obviamente, este criterio ha sido objeto de algunas interpretaciones jurisprudenciales debido a la complejidad de definir adecuadamente el lugar del daño en casos de infracción en el ámbito digital 33.

Sobre lo anterior y respecto del —forum delicti commissi— previsto en el artículo 7.2 del R. Bruselas I bis, que está basado en «el lugar del hecho dañoso», aunque inicialmente no lo parece, difiere del contenido del artículo 125.5 del RMUE basado en el «lugar de la violación» y así ha sido interpretado por el TJUE 34 para el que, el lugar del hecho dañoso se refiere tanto al lugar donde se produce el daño como al lugar del hecho causante, con lo cual ambos lugares, de diferir, podrán constituirse en posibles foros a disposición del demandante. El artículo 125.5 del RMUE, por su parte, se centra en el lugar del hecho infractor del derecho marcario 35. Interpretación autónoma derivada del carácter de lex specialis del RMUE, cuyas normas se aplican con prioridad sobre las del R. Bruselas I bis, tal y como se infiere de los artículos 67 y 122 R. Bruselas I bis y del RMUE, respectivamente 36.

Por otra parte, el R. Bruselas I bis establece la competencia exclusiva de los tribunales europeos, independientemente del domicilio del demandado, en los casos en los que se discuta la validez o nulidad de una inscripción o registro de una MUE o cualquier derecho análogo sometido a depósito o registro (artículo 24.4). En estos casos, la competencia recae exclusivamente en los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. Generalmente estos órganos jurisdiccionales son designados, al efecto, en cada Estado miembro, para evitar resoluciones contradictorias entre los distintos tribunales nacionales sin perjuicio de la competencia de la EUIPO al efecto y siempre que la marca haya sido registrada para dicho Estado miembro 37. Estas normas de competencia se refuerzan con un sistema de cooperación jurídica internacional eficaz establecido por el propio Reglamento para garantizar que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas y ejecutadas automáticamente en otros Estados de la UE sin necesidad de procedimientos adicionales. Esto facilita la aplicación uniforme del derecho en litigios marcarios y, en definitiva, refuerza la eficacia del sistema de protección de la MUE.

En resumen y sin ánimo reiterativo, respecto a una eventual infracción de derechos marcarios en la UE de la que se derive responsabilidad civil extracontractual, según el R. Bruselas I bis, se atribuye competencia a los tribunales del domicilio del demandado (artículo 4) así como a los del «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso» (artículo 7.2). Hay que aclarar que ambos foros no excluyen la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes mediante la cual pueden elegir expresamente tribunal competente o incluso someterse tácitamente surgido el litigio (artículos 25 y 26 respectivamente) 38, aunque este hecho es poco frecuente en el ámbito de las demandas extracontractuales. Actualmente y teniendo en cuenta la configuración del mercado, mundializado por el uso de medios electrónicos e Internet donde la comercialización de productos en línea pone en riesgo constante la protección de la MUE, interpretar y determinar adecuadamente el lugar del hecho dañoso en situaciones de vulneración de derechos marcarios implica cierta complejidad 39.

Ahora bien, en la práctica, mediante el foro general del domicilio del demandado del artículo 4 —en su concreción artículos 62 y 63 del R. Bruselas I bis— se atribuye CJI en materia daños extracontractuales por infracción de marcas, respecto de las infracciones de la parte demandada independientemente del medio y del lugar del daño. Por tanto, este foro, de poder concretarse, resulta muy eficaz y práctico pues indica un único tribunal con independencia del lugar o lugares donde se haya perjudicado a la marca a través del uso de Internet y los recursos en línea 40. Otra ventaja del foro general del domicilio del demandado del artículo 4 es que mediante su uso adecuado se podría activar la competencia derivada prevista en el artículo 8.1 sobre pluralidad de demandados y atraer a un tribunal europeo un proceso por daños plurilocalizados causados por varios demandados, siendo irrelevante que las marcas europeas supuestamente infringidas lo sean o no en Estados miembros de la UE 41.

La propia naturaleza del mercado virtual a través de Internet implica que la difusión de contenidos en la Red se realice de tal forma que la determinación del domicilio del servidor sea una tarea ardua y compleja. Este requisito es indispensable tanto para establecer la llamada conexión comunitaria, previa a la aplicabilidad del R. Bruselas I bis, como para la concreción del foro general (artículos 6 y 4 respectivamente). Por ello, y a este respecto el TJUE ha interpretado que ante el desconocimiento del domicilio del demandado se recurra a la competencia residual de los tribunales nacionales 42. Por su parte, como se ha dicho en el caso del foro derivado previsto en el artículo 8.1 del Reglamento se podría demandar a varios demandados ante los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas por una relación tan estrecha que resulte oportuno juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones contradictorias y a condición de que, al menos uno de los demandados, esté domiciliado en el Estado miembro donde se presenta la demanda 43.

Esta interpretación extensiva del foro derivado para conflictos frente a varios demandados por infracciones marcarias de los mismos derechos de marca nacionales europeas, igualmente facilitaría el acceso a la jurisdicción. No obstante, y aunque no es objeto de análisis aquí, la interpretación de este precepto en supuestos por infracción de derechos marcarios ha resultado particularmente controvertida: la jurisprudencia del TJUE da fe de ello 44. En definitiva, el R. Bruselas I bis ha sido determinante en la evolución del Derecho Internacional privado de la UE y muy especialmente en lo que al Derecho procesal civil internacional se refiere. Particularmente en lo que respecta a la protección de la MUE en litigios transfronterizos su gran aporte se centra en el establecimiento de unas reglas relativamente claras que, pese a las complejidades de la casuística, han facilitado la eficaz protección de los derechos marcarios a sus titulares y operadores a nivel internacional.

Sin embargo, también es cierto que su aplicación en casos de infracción de marcas en entornos digitales plantea desafíos considerables, por ejemplo, en la determinación de la jurisdicción en casos de comercio electrónico con la venta de productos infractores de marcas de la UE a través de plataformas digitales, cuando se plantea la cuestión de si los tribunales del país donde se ofrece el producto pueden considerarse competentes o no. O, en los casos de publicidad en línea y «actividades dirigidas» en los que la promoción y comercialización de productos en línea en distintos mercados europeos ha requerido una interpretación flexible de los foros de atribución de competencia judicial internacional tradicionales 45.

Todo ello ha implicado que, si bien con el Reglamento Bruselas I bis se busca armonizar la determinación de la competencia, las diferencias en la aplicación del criterio de «lugar del daño» han generado discrepancias y cierta fragmentación en la interpretación de los tribunales nacionales de la UE. El TJUE ha intervenido en diversas ocasiones para aclarar estos puntos controvertidos o difusos, consolidando una jurisprudencia que busca equilibrar la protección efectiva de los titulares de marcas europeas con la previsibilidad procesal y la estabilidad del sistema de litigación transfronterizas.

3. El Reglamento 864/2007 sobre Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en litigios sobre infracciones marcarias

El Reglamento 864/2007, conocido como Roma II es el instrumento normativo clave en la determinación de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en el ámbito de la Unión Europea 46. En el contexto específico de las marcas, su aplicación se centra en los conflictos derivados de infracciones de la MUE y otros derechos de propiedad intelectual. Este Reglamento, en sincronía con los anteriormente analizados, busca proporcionar coherencia y seguridad jurídica en la resolución de litigios transfronterizos, estableciendo normas claras sobre la legislación que deben aplicar los jueces europeos para resolver adecuadamente las cuestiones de fondo en litigios con elemento extranjero. Concretamente, en la materia aquí analizada, en su artículo 8 apartado 2º se establece el principio de lex loci protectionis, según el cual, simplificando, la ley aplicable en casos de infracción de una marca registrada será la del Estado en el que se haya producido el daño (ley del lugar de protección 47). Este principio responde a la lógica de que la protección de los derechos de propiedad intelectual se otorga territorialmente, es decir, conforme a la legislación del país donde la marca está registrada y donde se ha producido el perjuicio 48.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación de este principio se vuelve más compleja especialmente en el contexto digital y del comercio electrónico, donde las infracciones pueden producirse simultáneamente en varios Estados. Determinar el lugar del daño en entornos en línea resulta problemático, ya que el contenido infractor puede ser accesible desde múltiples jurisdicciones sin que exista un vínculo directo con un territorio específico. A propósito de lo cual, el TJUE ha abordado esta problemática en diversos casos, proporcionando interpretaciones que ayudan a delimitar el alcance del citado precepto del R. Roma II. Así, por ejemplo, en el tan comentado Caso Acacia (C-421/20) 49, el TJUE resolvió que, cuando una infracción afecta a varios Estados miembros, la ley aplicable debe ser la del país en el que el daño haya tenido un impacto significativo en el mercado. Esta interpretación busca equilibrar la necesidad de una protección efectiva de los derechos marcarios con la previsibilidad y la seguridad jurídica en los litigios transfronterizos también en el ámbito digital.

Además, el hecho de que el R. Roma II sea de aplicación universal, es decir que permita la aplicación de normas imperativas de otros ordenamientos jurídicos cuando la norma de conflicto así lo indica, proporciona cierta flexibilidad en casos excepcionales en los que la mera aplicación del principio de lex loci protectionis pueda generar resultados desproporcionados o injustos 50. En este contexto, la armonización de los criterios interpretativos y la consolidación de la jurisprudencia del TJUE son fundamentales para asegurar la aplicación uniforme de este Reglamento en litigios derivados de infracción de la MUE dentro del mercado único europeo. Es un hecho que la digitalización y la globalización del comercio han incrementado los litigios por infracciones marcarias siendo cada vez más frecuentes en entornos virtuales y transfronterizos. Por ello, la interpretación del principio de lex loci protectionis en entornos digitales seguirá necesitando del esfuerzo interpretativo de los jueces europeos para fijar pautas más claras que permitan determinar el lugar del daño en casos de infracción en línea 51.

Por tanto, queda claro que en este ámbito predomina la estricta territorialidad propia de los derechos marcarios en el sentido de que la ley aplicable a las posibles infracciones será la del país de protección de la marca supuestamente infringida. Este criterio de aplicar la ley del lugar de protección en el sector de la propiedad intelectual lleva indefectiblemente a la aplicación de la ley del Estado para el que se reclama dicha protección. El R. Roma II consagra el principio de la lex loci protectionis en el artículo 8 y lo hace con carácter imperativo, en su apartado 3º se limita de forma absoluta la autonomía de la voluntad de las partes pues se excluye la posibilidad de que estas puedan pactar una ley distinta a la lex loci protecionis en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual 52.

Ahora bien, la apreciación adecuada del principio de protección referido es especialmente compleja cuando las infracciones marcarias se producen en el ámbito digital bajo el criterio de que el uso de los signos en Internet genera responsabilidad por la infracción de una marca comercializada en el Estado de protección de la misma 53 en coherencia con la interpretación del TJUE sobre la utilización de marcas en ofertas de venta o en publicidad 54. Según este criterio, las normas especiales contenidas en el RMUE deben ser aplicables cuando la actividad va destinada a consumidores situados en la Unión con independencia de que el tercero que realice la oferta o publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado. Es decir, que la lex loci protectionis determina la aplicación de la ley reguladora del derecho supuestamente infringido 55.

Volviendo al artículo 8.2 del R. Roma II y la aplicación de su regla específica para el caso de infracciones de derechos marcarios en la UE, en la medida en que son derechos de alcance unitario y exclusivo que producen efectos similares en la UE, según lo establece el propio RMUE, este no proporciona una regulación exhaustiva de todas las cuestiones comprendidas dentro del ámbito de la lex loci protectionis. Por tanto, la aplicación del artículo 8.2 a las complejas situaciones generadas en el comentado sector de las infracciones en línea permite la utilización de conocidas y comunes reglas de Derecho internacional privado de la UE a merced de su reinterpretación jurisprudencial en situaciones novedosas no contempladas inicialmente. En este sentido la jurisprudencia del TJUE se pronunció sobre la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II por primera vez en la conocida sentencia del caso Nintendo 56. Así, el TJUE reiteró que las normas de Derecho Internacional privado contenidas en el R. Roma II deben aplicarse en la toda la UE. En el caso Nintendo, el TJUE intentó evitar el llamado «efecto mosaico 57» que se deriva de la aplicación del artículo 8.2 del R. Roma II en los supuestos de pluralidad de infracciones en varios Estados miembros 58. En estos casos, para determinar la aplicación de una única ley habría que fijarla en el lugar donde tiene inicio la actividad de la que se ha derivado la infracción 59”.

En conclusión, respecto de las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de derechos marcarios en la UE, el artículo 8.2 del R. Roma II establece el criterio de «el país en el que se haya cometido la infracción» como punto de conexión para determinar la ley aplicable a lo no previsto en el instrumento respectivo. Ahora bien, para interpretar adecuadamente esta norma hay que prever la posibilidad de que la infracción se produzca en varios lugares y a través del uso de internet, con lo cual, en ocasiones, resulta particularmente difícil localizar las conductas supuestamente infractoras realizadas. Pensemos, por ejemplo, en la comercialización en línea de productos falseados o que infringen derechos marcarios a clientes situados en varios Estados miembros 60. En tales supuestos el artículo 8.2 debe ser interpretado de forma autónoma y en relación a la casuística específica. Éste es el caso de la referida sentencia Nintendo, en la que el TJUE estableció que en el artículo 8.2 «el país en el que se haya cometido la infracción» se refiere al «país en el que se encuentra el lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño 61».

En este sentido, para algunos autores, la regla debe apreciarse atendiendo al comportamiento del demandado en la medida en que a efectos de localizar la infracción 62, el artículo 8.2 del R. Roma II no se remite a su artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en múltiples Estados miembros. En su opinión, en supuestos de disociación entre lugar de origen y lugares de manifestación del daño, resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el marco del artículo 8.2 63. No obstante, el uso del internet puede implicar que el hecho generador se encuentre en un tercer Estado, es decir en un Estado no miembro de la UE en cuyo caso lo antes explicado no resolvería la situación.

III. Retos actuales y tendencias futuras EN LA PROTECCIÓN DE LA MUE

1. El incremento de las infracciones marcarias transfronterizas por la expansión del comercio digital el Metaverso y los entornos virtuales

El auge del comercio electrónico ha transformado radicalmente el mercado a nivel mundial, permitiendo que productos y servicios lleguen a los consumidores en todo el mundo con facilidad. Sin embargo, esta expansión ha traído consigo un incremento exponencial en la vulneración de derechos marcarios, en particular a través de la falsificación de productos y actos de competencia desleal a través del uso de plataformas digitales 64. En consecuencia uno de los desafíos clave en este contexto es la dificultad de aplicar mecanismos de control efectivos en entornos digitales, donde la velocidad, el alcance geográfico y el anonimato de las transacciones dificultan la identificación y persecución de los presuntos infractores. Algunas plataformas digitales como Amazon, eBay, Alibaba y otras han sido señaladas por facilitar la comercialización de productos que infringen claramente derechos marcarios en la UE, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta sobre la responsabilidad de los intermediarios digitales 65.

La entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA 66) en la UE en febrero de 2024 introduce nuevas disposiciones que obligan a las plataformas a establecer mecanismos más efectivos para detectar y eliminar productos falsificados. Con la finalidad de crear un entorno en línea más seguro para los consumidores y las empresas de la UE, sus normas están diseñadas para proteger a los consumidores y sus derechos fundamentales de manera más eficaz, definir responsabilidades claras para las plataformas en línea y las redes sociales, hacer frente a los contenidos y productos ilícitos, los discursos de odio y la desinformación, aumentar la transparencia con una mejor información y vigilancia, y fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado interior de la UE. Sin embargo, su implementación práctica enfrenta algunos obstáculos, especialmente en lo que respecta a la cooperación entre plataformas, titulares de marcas y autoridades regulatorias para garantizar su efectividad en la eliminación de contenidos ilícitos 67.

No obstante, el desarrollo exponencial del comercio electrónico ha supuesto una auténtica mutación estructural en la forma en que las marcas son utilizadas, difundidas e incluso vulneradas. En este nuevo «ecosistema digital», la infracción de derechos marcarios puede producirse simultáneamente en múltiples Estados miembros con solo activar una oferta o publicidad a través de plataformas digitales globales o redes sociales. Esta realidad, sin ánimo de redundar, plantea serias dificultades a la hora de aplicar tanto el Reglamento Bruselas I bis como el Reglamento Roma II, especialmente en lo relativo a la atribución de CJI y determinación de la ley aplicable por la deslocalización de agentes y acciones transfronterizas propias de este tipo de mercado.

Los actos infractores en entornos digitales carecen de la materialidad y localización precisa características de las violaciones tradicionales de derechos de propiedad intelectual para las cuales los mecanismos legales existentes, al margen de su eventual interpretación jurisprudencial, han funcionado perfectamente. Por ello, en la actualidad, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, es necesario hacer un esfuerzo reinterpretativo de los conceptos clásicos de «domicilio y/o establecimiento del demandado» y «lugar del daño», incorporando factores como el tráfico efectivo generado en un determinado Estado o la existencia de canales de distribución activamente orientados hacia dicho mercado 68.

Por su parte, el llamado Metaverso ha abierto un nuevo frente en lo que a protección de marcas se refiere. Empresas de sectores como la moda, los videojuegos y el entretenimiento han comenzado a registrar sus marcas para su uso en entornos virtuales, donde la comercialización de bienes digitales y la representación de identidad de marca juegan un papel crucial 69. Esta realidad también plantea grandes desafíos legales pues el uso no autorizado de marcas en espacios virtuales por parte de empresas comercializadoras de productos en línea ha generado un mercado en el que se venden versiones digitales de sus productos sin, por ejemplo, una licencia debidamente otorgada dentro de plataformas del Metaverso 70.

El problema surge aquí al determinar la normativa que rige en estos entornos virtuales, ya que las actividades pueden no estar vinculadas a un territorio específico, lo cual es imprescindible para la determinación de la Jurisdicción competente para conocer del litigio y para la aplicabilidad de las normas conflictuales al fondo de la cuestión en disputa. La protección adecuada de la MUE en bienes digitales requiere, además de la sofisticación normativa, mecanismos eficaces para garantizar la autenticidad de los productos virtuales y evitar su falsificación en el Metaverso 71. Por tanto, desarrollar criterios regulatorios específicos que permitan a los titulares de derechos marcarios hacer valer sus derechos en estos espacios digitales sin enfrentarse a vacíos legales es el principal reto del legislador europeo en este campo. Las interpretaciones prejudiciales y los casos resueltos por el TJUE no serán suficientes para satisfacer los desafíos que la modernidad plantea 72.

Frente a estos desafíos, se impone una revisión profunda y razonada de los criterios jurídicos aplicables a la infracción de marcas en el entorno digital y, en consecuencia y con pragmatismo, su armonización en la UE. La fragmentación de enfoques entre los Estados miembros, especialmente en lo relativo a la aplicación del R. Roma II, puede comprometer la unidad del derecho conferido en aplicación del Reglamento sobre la MUE. Por ello, tal y como se ha comentado supra, actualmente se aboga por introducir en dicho Reglamento una disposición específica para las infracciones en línea, que permita delimitar con mayor certeza el foro y la ley aplicable. 73 Además, en paralelo, se plantean nuevos desafíos probatorios dado que, identificar al infractor original, localizar el lugar del daño y probar el uso fraudulento o desleal del medio requieren herramientas técnicas sofisticadas, a menudo fuera del alcance de los operadores jurídicos tradicionales. La colaboración con plataformas digitales, cuyo papel será fundamental, es clave tanto en la detección de conductas infractoras como en la obtención de pruebas digitales jurídicamente válidas.

En este sentido, el referido Reglamento de Servicios Digitales incorpora algunas obligaciones reforzadas para las plataformas en línea en relación con contenidos ilícitos, lo que puede tener un impacto indirecto pero significativo en la protección de marcas 74. No obstante, aún queda por definir cómo se articulará la responsabilidad de los intermediarios digitales cuando faciliten directa o indirectamente infracciones de derechos marcarios en la UE.

2. La inteligencia artificial y la tecnología blockchain como mecanismos de protección de la MUE

La inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave para la detección de infracciones marcarias en entornos digitales. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de infracción, lo que permite detectar rápidamente casos de uso indebido de marcas registradas en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y motores de búsqueda. No obstante, a pesar de su potencial, la aplicación de IA en este ámbito plantea desafíos significativos pues, por ejemplo, puede generar los llamados falsos positivos y negativos 75. Al ser un mecanismo de detección automatizada puede etiquetar erróneamente contenidos legítimos como infractores o, por el contrario, dejar escapar infracciones reales bajo apariencia legítima. Además muchos sistemas de IA funcionan como auténticas «cajas negras», dificultando la supervisión y auditoría de las decisiones tomadas lo cual implica una evidente falta de transparencia en el proceso. Obviamente la novedad sobrevenida con el desarrollo de la IA a gran escala, no ha permitido la evolución paralela de un marco regulatorio adecuado sobre la responsabilidad de los desarrolladores de IA en la aplicación de derechos de propiedad intelectual y por ende de derechos marcarios y esto crea un cierto vacío jurídico temporal lo que implica una gran responsabilidad legal.

En la UE, con el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial aún en fase de trasposición y en proceso de implementación en todos los Estados miembros 76, se intentan establecer las directrices para el uso a gran escale de la IA en los distintos sectores del mercado único, incluyendo, obviamente, la protección de derechos de propiedad intelectual. No obstante, sigue siendo necesario desarrollar normas específicas que regulen el uso de IA en la vigilancia y aplicación de derechos marcarios en la UE 77.

Con esta misma premisa de protección de la MUE, la tecnología blockchain ha surgido como una herramienta innovadora e interesante, en particular en lo que respecta a la autenticación de productos y la trazabilidad de la cadena de suministro en el mercado. Aunque no es objeto del presente trabajo analizar en profundidad todas las aplicaciones de referencia de blockchain en la protección de marcas, se incluyen, por ejemplo, Certificaciones de autenticidad para que las empresas puedan registrar sus productos en una cadena de bloques, creando un historial inmutable de su origen y autenticidad; Contratos inteligentes que permiten automatizar acuerdos de licencias y distribución de marcas, reduciendo el riesgo de incumplimientos; y/o, Registros y controles de derechos marcarios y que permitan supervisar su uso global sin necesidad de intermediarios 78. No obstante, la adopción de blockchain enfrenta barreras importantes, tales como la falta de estándares normativos adecuados dada su aún novedad, el alto costo de su implementación y también la reticencia de algunas empresas europeas a integrar esta tecnología en sus procesos de control marcario.

Como se ha referido, a pesar de la existencia de un marco legal, si bien reciente en algunos casos, está bastante unificado para garantizar la protección de la MUE. No obstante, también persisten diferencias evidentes en la aplicación de las distintas normas entre los Estados miembros. Esto genera cierta fragmentación y dificulta la previsibilidad jurídica para los titulares de los derechos marcarios en la UE; por lo tanto, aún queda mucho por hacer en lo que a armonización normativa se refiere y especialmente la jurisprudencia del TJUE deberá suplir algunas carencias.

Entre los principales retos a enfrentar y resolver se encuentra la disparidad en la ejecución de resoluciones teniendo en cuenta las diferencias en la aplicación de medidas cautelares y sanciones que dificultan la protección efectiva de las marcas en toda la UE; la falta de uniformidad en la interpretación jurisprudencial de los tribunales nacionales que aplican criterios distintos en la resolución de disputas sobre infracción de derechos marcarios, pudiendo generar incertidumbre en el mercado; o, la insuficiencia de algunos mecanismos de cooperación transfronteriza para fortalecer la coordinación entre tribunales nacionales y la EUIPO con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación de la normativa marcaria y de los Reglamentos de la UE aplicables a la determinación de la CJI y la 79. El abordaje de estas problemáticas requiere de la adopción de nuevas directivas de armonización y la ampliación de las competencias de la EUIPO en la supervisión y ejecución de derechos de marca a nivel europeo.

En todo caso, la UE se enfrenta a grandes desafíos actuales en lo que a protección de la MUE se refiere. La irrupción de la IA ha generado nuevas formas de creación, reproducción y la consecuente vulneración de signos distintivos; también, las herramientas de IA generativa pueden diseñar logotipos o identificar patrones de consumo vinculados a marcas registradas, sin intervención humana directa. El problema surge a la hora determinar la existencia de responsabilidad jurídica por infracciones marcarias dado que los algoritmos actúan sin intencionalidad atribuible a personas físicas concretas 80. Asimismo, por su parte, la tecnología blockchain permite el registro, seguimiento y prueba de autenticidad de bienes y marcas digitales, pero también facilita la proliferación de falsificaciones difíciles de rastrear. Y, en cuanto al Metaverso, se ha comenzado a producir un fenómeno emergente de registros de marcas para bienes puramente digitales (p.ej. ropa virtual, NFTs, etc.) 81, y todo ello obliga a reformular las categorías tradicionales del derecho marcario a nivel mundial. Bajo algunos ordenamientos, como el estadounidense, ya se han desarrollado litigios por el uso no autorizado de marcas en espacios virtuales, como en el caso Hermès International v. Rothschild, donde se debatió el uso de la marca Hermès para NFTs sin autorización. En el caso de la UE se deberá prever normativamente este tipo de escenarios para no incurrir en una obsolescencia regulatoria que afecte a su consolidado mercado común.

IV. Conclusiones

En primer lugar, la protección de la MUE en el contexto del DIpv., es un área en evolución, influida por la creciente globalización del comercio y la digitalización de los mercados. Si bien el marco normativo europeo proporciona una base sólida para su regulación, surgen desafíos importantes que requieren una actualización constante del derecho europeo y su interpretación jurisprudencial adecuada. Los Reglamentos Bruselas I bis y Roma II han demostrado ser herramientas eficaces en la determinación de la CJI y de la en litigios sobre infracciones de derechos marcarios. Sin embargo, algunas decisiones recientes del TJUE han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor armonización en su aplicación, especialmente en el ámbito de las infracciones en línea. La consolidación del criterio de «actividades dirigidas» es un avance significativo, pero su interpretación sigue presentando dificultades en casos donde la comercialización digital de productos infractores trasciende múltiples jurisdicciones. Es imperativo que la jurisprudencia continúe evolucionando para garantizar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la efectiva protección de los derechos de los titulares de marcas.

Asimismo, la jurisprudencia reciente ha confirmado la importancia de la lex loci protectionis como principio rector en la determinación de la ley aplicable en disputas sobre la MUE. No obstante, la digitalización ha planteado cuestiones sobre la fragmentación de la protección marcaria en el entorno digital, especialmente en casos en los que una infracción afecta simultáneamente a múltiples Estados miembros. La falta de un criterio uniforme para abordar infracciones en línea puede generar incertidumbre y dificultar la previsibilidad en la aplicación de las normas protectoras de la MUE. Resulta fundamental que se desarrollen mecanismos normativos que permitan una aplicación más coherente del derecho marcario europeo, evitando vacíos legales y, en definitiva, que los titulares de marcas enfrenten dificultades para hacer valer sus derechos de manera uniforme en toda la UE.

En cuanto a los retos actuales, el crecimiento del comercio electrónico y la proliferación de productos falsificados en plataformas digitales han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la regulación sobre la responsabilidad de los intermediarios en línea. Las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la distribución y comercialización de productos, por lo que se requieren medidas estrictas apropiadas para impedir la puesta en el mercado de productos que infrinjan derechos de marcas registradas. La aprobación del Reglamento de Servicios Digitales y la próxima entrada en vigor del Reglamento sobre IA constituyen un paso positivo en esta dirección, pero será crucial evaluar su efectividad en la práctica y determinar si se requieren ajustes adicionales para garantizar una protección sólida en el sector. Por otro lado, las nuevas tecnologías, como la IA y la blockchain, ofrecen oportunidades y desafíos para la protección de la MUE. La IA está comenzando a utilizarse para detectar infracciones de marcas en línea, lo que podría mejorar la eficiencia en la identificación de vulneraciones y en la aplicación de medidas preventivas. Sin embargo, el uso de estas tecnologías también plantea cuestionamientos relativos a la privacidad, la transparencia y el debido proceso, que deben ser abordadas mediante una regulación adecuada. Del mismo modo, la blockchain puede facilitar la autenticación y trazabilidad de productos, pero su aplicación efectiva en la protección de derechos marcarios aún requiere mayor desarrollo normativo, armonización y adopción generalizada en el ámbito comercial.

En definitiva, mientras evoluciona la normativa protectora de la MUE en el entorno digital, la cooperación entre los Estados miembros y la armonización de criterios interpretativos por parte del TJUE respecto de los Reglamentos vigentes aplicables son aspectos clave para garantizar la eficacia del sistema de protección de nuestra marca en los próximos años. Además, es deseable que las instituciones europeas sigan promoviendo iniciativas legislativas que adapten y armonicen el marco regulador a las nuevas realidades del comercio digital y la globalización, asegurando así la protección de los derechos marcarios en el comercio transfronterizo dentro de la UE. Es evidente que el Derecho Internacional privado es pieza clave en las nuevas realidades económicas y tecnológicas del mundo contemporáneo. El sistema de protección de la MUE es un modelo de referencia a nivel global, pero su regulación debe evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos y los desafíos del comercio digital. Solo mediante una normativa flexible y armonizada se podrá garantizar un entorno jurídico estable y predecible que beneficie tanto a los titulares de derechos marcarios como a los consumidores y operadores del mercado europeo.

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1. * Profesor de Derecho Internacional privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Universidad de Vigo. Correo electrónico: randres@uvigo.es .

   Fecha de recepción: 11 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2025

2. 1 Sobre el tema objeto de este trabajo, con carácter general y muy ampliamente desarrollado, se recomiendan las excelentes monografías de los Profesores Massaguer, José (2020); y, García Vidal, Ángel (2020A).

3. 2 Ver López-Tarruella (2018), págs. 162 y ss.; y, del mismo autor (2021A), págs. 353-356.

4. 3 Sobre estas cuestiones, más ampliamente véase De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.

5. 4 López-Tarruella (2018), págs. 162 y ss.

6. 5 Palao Moreno (2020), págs. 98-104.

7. 6 Con más detalles al respecto Calvo Carvaca (2022), págs.140-168.

8. 7 De Miguel Asensio (2007), págs. 377-388.

9. 8 Ver Lorente Martínez (2020), págs. 147-153 y 160-178.

10. 9 Más ampliamente Palao Moreno (2023A), págs. 24-45.

11. 10 Sobre la problemática que plantea la interacción entre la IA y la propiedad intelectual muy interesante el análisis del profesor Fernández Carballo-Calero, (2021).

12. 11 Sobre las actividades dirigidas véase ampliamente López-Tarruella, (2017), págs. 224 y ss.; y, Giordano (2023), págs. 377-379.

13. 12 Ver Palao Moreno (2023B), págs. 92-100.

14. 13 Con más detalles en: Lorente Martínez (2020), págs. 147-178; Palao Moreno (2020), págs. 95-112.

15. 14 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea de 16.6.2017 (artículo 2), sobre estas cuestiones García Pérez (2024), págs. 84-91.

16. 15 Sobre el llamado «efecto mosaico» ver STJUE 7 de marzo de 1995, Fiona Shevill, C-68/93; y, más ampliamente De Miguel Asensio (2018), págs. 17-25.

17. 16 Ver Palao Moreno (2018), págs. 3-10; y, Fernández Pérez (2019), págs. 122-139.

18. 17 García Pérez (2024), págs. 84-91.

19. 18 Ver López-Tarruella (2018), págs. 163-177.

20. 19 García Vidal (2019), págs. 107-120.

21. 20 Martínez-Gallo (2022), Págs. 13-20.

22. 21 Véase al respecto García Vidal, (2020A), págs. 132-138; y, López-Tarruella (2018), págs. 168-171.

23. 22 Sobre estas cuestiones ver: Palao Moreno (2023A), págs. 24-45; y, del mismo autor, (2023B), págs. 89-110.

24. 23 García Vidal, (2020A), págs. 132-138

25. 24 Sobre este tema ver Lorente Martínez (2020), págs. 149 y ss.

26. 25 STJUE de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding JUR\2017\147413, C-617/15, EU:C:2017:390, El TJUE precisa la interpretación del concepto de «establecimiento» a efectos de la determinación adecuada de la CJI en infracciones marcarias.

27. 26 Ver Palao Moreno (2020), págs. 98-103; y, también De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.

28. 27 Al respecto ver: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVII sobre competencia judicial internacional en conflictos sobre derechos marcarios en la UE.

29. 28 Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Diario Oficial de la Unión Europea de 20/12/2012.

30. 29 En cuanto a los aspectos de Derecho internacional privado en supuesto de infracciones de Derechos marcarios, las excelentes monografías de los Profesores Massaguer, José (2020); y, García Vidal, (2020A).

31. 30 Sobre la Determinación de la CJI en esta materia se recomienda el detallado análisis de García Vidal, (2020A), págs. 129-157.

32. 31 Al respecto Garcimartín Alférez (2021), págs. 74-82

33. 32 Ver De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.

34. 33 A modo de ejemplo las comentadas sentencias del TJUE en el Caso AMS Neve (C-172/18) sobre determinación de la competencia judicial en materia de violaciones a la MUE a partir del lugar donde se dirige la publicidad en línea o se producen las ofertas comerciales infractoras; o más reciente la sentencia también del TJUE en el Caso Lännen (C-104/22) en la que se analiza igualmente la CJI en contextos de publicidad online mediante motores de búsqueda y plataformas digitales.

35. 34 Al respecto STJCE de 30 de noviembre de 1976, Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d’Alsace., C-21/76, apartados 24 y 24, ECLI:EU:C:1976:166.

36. 35 Interpretado así en STJUE de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, apartados 28 a 37, ECLI:EU:C:2014:1318

37. 36 Sobre esta cuestión ver Giordano (2023), págs. 373-379; y, Palao Moreno (2021), págs. 156-163.

38. 37 Igualmente, con más detalles sobre estas cuestiones véase De Miguel Asensio (2018A), Págs. 27-33, del mismo autor (2018B), págs. 12-26.

39. 38 Véase al respecto García Vidal, (2020A), págs. 149-151.

40. 39 Sobre el forum delicti commissi y su interpretación en supuestos de daños por vulneración de la marca, recomendable el análisis de Giordano (2023) págs. 373-376; igualmente De Miguel Asensio (2018B), págs. 12-26.

41. 40 Palao Moreno (2020), págs. 95-112; más concretamente García Vidal, (2020A), págs. 141-146.

42. 41 Garcimartín Alférez (2021) págs.141-145; y, De Miguel Asensio (2018), Págs. 33 y ss.

43. 42 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 2012. G contra Cornelius de Visser. Asunto C-292/10. Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Regensburg sobre Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Notificación pública de actos judiciales y ausencia de domicilio o de lugar de residencia conocido del demandado en el territorio de un Estado miembro. Competencia «en materia delictual y cuasidelictual».

44. 43 Sobre necesaria vinculación estrecha entre las demandas, ver en Calvo Caravaca y Carrascosa González (2017), argumento sostenido en la STJUE de 27 de septiembre de 1988, asunto 189/87, Kalfelis, ECLI:EU:C:1988:459

45. 44 Palao Moreno (2020), págs. 95-112.

46. 45 Sobre la interpretación al respecto STJUE de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474; STJUE de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674; STJUE de 27 de abril de 2023, Lännen MCE, C-104/22, ECLI:EU:C:2023:343.

47. 46 Reglamento (CE) 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), (DO 2007 L 199/40).

48. 47 Ver Pulgar Ezquerra (2018), págs. 47-63.

49. 48 Cuestiones más ampliamente abordadas en: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVII sobre determinación de la ley aplicable en conflictos sobre derechos marcarios en la UE y el Capítulo XXVIII sobre estos mismos aspectos, pero en el ámbito de las obligaciones extracontractuales.

50. 49 Sobre la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II relativo a la ley aplicable a supuestos de infracción de la MUE, ver STJUE de 3 de marzo de 2022, Acacia, C-421/20, (Párr. 48-50), ECLI:EU:C:2022:152.; además, De Miguel Asensio (2017), págs. 13-17.

51. 50 La jurisprudencia del TJUE ha intervenido en este ámbito, especialmente a partir del Asunto C-421/20, Acacia Srl c. Bayerische Motoren Werke AG, en el que el TJUE reafirmó la vigencia del principio de lex loci protectionis, matizando que la ley aplicable a la infracción será la del país en cuyo territorio se haya producido el daño, incluso si el acto infractor ha tenido una dimensión transfronteriza. Con más detalles en Giordano (2023) págs. 373-376.

52. 51 Ver De Miguel Asensio (2017), págs. 8-17.

53. 52 Ver Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVIII.

54. 53 Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, constituye un intento por desarrollar estándares materiales que faciliten una aplicación equilibrada del criterio lex loci protectionis en el contexto de Internet.

55. 54 STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, L’Oréal, apdo. 63. Con respecto a otras modalidades de propiedad intelectual, una conclusión similar resulta de las STJUE de 21 de junio de 2012, Donner, C-5/11; y de 18 de octubre de 2012, Football Dataco y otros, C-173/11.

56. 55 Sobre la interpretación del lugar de la infracción ver Lorente Martínez (2020), págs. 1068-1070; y, también se puede ver en López-Tarruella Martínez (2017), págs. 247-251.

57. 56 STJUE 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724, sobre la complejidad de apreciación del lugar del daño en el uso de determinadas tecnologías como videojuegos…

58. 57 Se produce como resultado de la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II pues lleva a la aplicación de tantas leyes como Estados en los que se ha cometido la infracción, situaciones, que en supuestos de infracciones marcarias y especialmente en el ámbito digital pueden ser muy comunes. Véase Giordano (2023) págs. 375-379.

59. 58 De acuerdo con el TJUE, para identificar el hecho generador del daño no es necesario referirse a cada acto de infracción, sino que basta con apreciar de manera global el comportamiento del demandado a efectos de determinar el lugar en que se cometió el acto de infracción inicial.

60. 59 STJUE de 3 de marzo de 2022, Acacia, C-421/20, apartados 48 y 49, ECLI:EU:C:2022:152. De manera

    similar a la sentencia Nintendo, esa resolución versaba sobre la interpretación del art. 8.2 del R. Roma II en materia de ley aplicable a las infracciones de derechos marcarios unitarios.

61. 60 Ver además Pulgar Ezquerra (2018), págs. 55-67.

62. 61 STJUE 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724 (97 y 98). Ver con más detalles en: Jiménez Serranía (2019), págs. 652-665.

63. 62 De Miguel Asensio (2017), págs. 8-17; Lorente Martínez (2020), págs. 1068-1070; Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024); García Vidal (2020A), págs. 141-146.

64. 63 Con carácter general ver: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVIII sobre ley aplicable; y, Garcimartín Alférez (2021), págs. 411-419.

65. 64 Sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el comercio electrónico por infracciones marcarias cometidas por terceros, muy interesante el trabajo de AIDO VÁZQUEZ (2025), págs. 303-320.

66. 65 A este respecto más ampliamente Palao Moreno (2023A), págs. 27-43.

67. 66 Reglamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales (DO L 277 de 27.10.2022).

68. 67 Véase López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

69. 68 López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

70. 69 Martínez-Gallo (2022), págs. 13-20.

71. 70 Ver análisis de Calvo Caravaca y Carrascosa González (2022), págs. 283-293.

72. 71 Al respecto, el interesante análisis de Louredo Casado (2023), págs. 474-479 y 483-489.

73. 72 De Miguel Asensio (2023), págs. 145-168.

74. 73 López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

75. 74 El Reglamento (UE) 2022/2065 regula tanto a los intermediarios como a las plataformas en línea, entre ellos los mercados, las plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea y las redes sociales. Su principal objetivo es prevenir las actividades ilegales y nocivas en línea y la difusión de desinformación y garantizar la seguridad de los usuarios protegiendo sus derechos fundamentales y creando un entorno de plataformas en línea justo y abierto.

76. 75 Véase Fernández Pérez (2022), págs. 81-103.

77. 76 Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo y el Consejo de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº. 300/2008, (UE) nº. 167/2013, (UE) nº. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de julio de 2024.

78. 77 Sobre el tema véase López-Tarruella (2022), págs. 121-132.

79. 78 Ver comentarios al respecto de Fernández Pérez (2022), págs. 83-94.

80. 79 García Vidal (2020B), págs. 45-66; y, además, Fernández Pérez (2022), págs. 81-103.

81. 80 Sobre estas situaciones Fernández Pérez (2022), págs. 91-103; y, también Pulgar Ezquerra (2018), págs. 55-67.

82. 81 Ver también Palao Moreno (2023B), págs. 89-110.