PATENTES Y ECONOMÍA CIRCULAR: EL DESAFÍO JURÍDICO DEL DERECHO A REPARAR

PATENTS AND THE CIRCULAR ECONOMY: THE LEGAL CHALLENGES OF THE RIGHT TO REPAIR

Mónica Lastiri Santiago*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. EL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN EL MERCADO: 1. El contenido esencial del derecho exclusivo; 2. El producto en el mercado: propiedad y exclusividad; 3. La vida útil del producto y los límites del derecho de patente.— III. DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO: EL PAPEL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE: 1. El agotamiento como fundamento del derecho a reparar.— IV. REPARACIÓN LÍCITA Y NUEVA FABRICACIÓN: LA DELGADA LÍNEA ROJA EN EL DERECHO DE PATENTES: 1. Configuración conceptual: reparación, reacondicionamiento, remanufactura; 2. Reparación lícita y nueva fabricación: criterios para su alcance; 3. La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación en el Derecho de la Unión Europea.— V. EL DERECHO A REPARAR Y SU INTERACCIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES: 1. La sostenibilidad como factor ausente en los criterios de reparación lícita y nueva fabricación.— 2. El derecho a reparar en el contexto de la economía circular; 3. Hacia una reinterpretación del alcance del derecho exclusivo en clave de sostenibilidad.— VI. CONCLUSIONES.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE EXCLUSIVE RIGHT OF PATENT EXPLOITATION AND ITS PROJECTION ON THE PRODUCT IN THE MARKET: 1. The essential content of the exclusive right; 2. The product on the market: ownership and exclusivity; 3. The product’s lifespan and the limits of patent rights.— III. FROM THE EXCLUSIVE RIGHT TO PRODUCT CIRCULATION: THE ROLE OF PATENT EXHAUSTION: 1. Exhaustion as the foundation of the right to repair.— IV. LAWFUL REPAIR AND NEW MANUFACTURE: THE FINE LINE IN PATENT LAW: 1. Conceptual delimitation: repair, refurbishment, remanufacturing; 2. Lawful repair and new manufacture: criteria for their delimitation; 3. The Distinction between Permissible Repair and New Manufacture in European Union Law.— V. THE RIGHT TO REPAIR AND ITS INTERACTION WITH PATENT LAW: 1. Sustainability as an absent factor in the criteria distinguishing permissible repair and new manufacture; 2. The right to repair in the context of the circular economy; 3. Towards a reinterpretation of the scope of the exclusive right in light of sustainability.— VI. CONCLUSIONS.— VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La invención constituye una solución técnica a un problema concreto, fruto de la actividad intelectual humana. Expresa la capacidad de transformar la realidad mediante la aplicación del conocimiento técnico 1. Sobre esa base se articula el Derecho de patentes, que se configura como un instrumento esencial para el impulso del desarrollo económico y un elemento fundamental para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la técnica 2.

El Derecho de patentes no es, por tanto, una proclamación abstracta del valor cultural de la creatividad, sino un instrumento jurídico con función económica, pues su finalidad es la promoción del progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Y para conseguir ese propósito lo que hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y la deposita en la oficina competente para que pueda ser conocida por terceros interesados en ella 3.

A cambio de esa divulgación pública de la invención, el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado y reconoce al titular un ius prohibendi frente a terceros. Ello con el fin de estimular la producción de nuevas soluciones técnicas y facilitar su introducción en el mercado. De este modo, se establece un equilibrio entre el incentivo a la innovación y el conocimiento técnico 4.

Sin embargo, ese monopolio no es absoluto ni ilimitado. El propio sistema de patentes incorpora límites internos destinados a evitar que ese derecho de exclusiva se proyecte indefinidamente sobre los bienes ya comercializados. Entre ellos destaca, principalmente, el principio de agotamiento, conforme al cual el derecho exclusivo no se extiende a los actos relativos a un producto que ha sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento. Una vez que el objeto de la invención haya sido legítimamente introducido en el tráfico económico, la facultad de esta explotación exclusiva se considera agotada 5. Es precisamente en este punto donde emerge la cuestión de la reparación.

Una vez vendido el producto, surge el interrogante de hasta dónde llega la libertad del adquirente para intervenir sobre él. La tradicional distinción entre reparación lícita y nueva fabricación del producto, esto es, la creación de un nuevo objeto que implica una infracción de la patente constituye el mecanismo a través del cual el sistema ha articulado históricamente esa relación entre exclusividad y libre circulación de bienes.

La configuración histórica del sistema de patentes explica que estas cuestiones no hayan ocupado un lugar central en su desarrollo. El derecho exclusivo de explotación se configuró en un contexto orientado fundamentalmente a la divulgación de la invención y a la incorporación del conocimiento técnico al acervo colectivo 6.

Al mismo tiempo, el sistema responde a una lógica de incentivo económico a la actividad inventiva. La concesión de un derecho exclusivo constituye el premio por el esfuerzo y gastos realizados por el inventor y una compensación por los riesgos que supone la explotación del invento. La protección jurídica de patente cumple así una doble función: garantizar la verificación de la realidad del invento y proporcionar al titular un sistema defensivo adecuado frente a la explotación no autorizada por terceros. En este sentido, la interpretación amplia del ius prohibendi contribuye a estimular la innovación industrial y asegurar una retribución adecuada por la inversión y el impulso creativo en la elaboración de la invención 7.

El régimen jurídico y el contexto económico actual, no obstante, son sustancialmente distintos. La transición hacia un modelo de economía circular, impulsada de forma decidida por la Unión Europea (en adelante, UE), ha situado en el centro del debate jurídico la necesidad de prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y optimizar el uso de recursos escasos. En este nuevo paradigma, la reparación deja de ser una cuestión accesoria para convertirse en un objetivo explícito de la acción normativa de la UE. La sostenibilidad ya no es un elemento externo al mercado, sino un principio estructural que condiciona su funcionamiento.

Existe, además, una realidad tecnológica difícilmente discutible: en la actualidad, prácticamente la totalidad de los productos incorporan componentes técnicos protegidos por los derechos de propiedad industrial, en particular por patentes 8. Desde electrodomésticos y dispositivos electrónicos hasta vehículos, maquinaria o equipos industriales, los productos actuales integran soluciones técnicas complejas cuya intervención exige conocimientos especializados, herramientas específicas y, en ocasiones, acceso a información o piezas controladas por el fabricante. Esta creciente complejidad ha transformado el mercado de la reparación, desplazándolo progresivamente hacia redes autorizadas y reduciendo margen de actuación a los destinatarios finales y talleres independientes.

En este escenario, el denominado derecho a reparar emerge fundamentalmente como respuesta a una preocupación de carácter medioambiental. La reparación se presenta como un instrumento idóneo para prolongar la vida útil de los productos, reducir su sustitución prematura y limitar la generación de residuos. En este sentido, determinadas restricciones técnicas o contractuales que afectan al acceso a la reparación también han suscitado debate en relación con el funcionamiento de los mercados de mantenimiento y recambios. La aprobación de la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 (en adelante, la Directiva 2024/1799) 9, refleja esta evolución legislativa al promover la reparación como alternativa preferente a la sustitución.

Sin embargo, la interacción entre este impulso al derecho a reparar y el régimen de exclusividad propio del Derecho de patentes dista de estar plenamente resuelta. La Directiva apenas aborda de forma expresa la interacción entre el derecho a reparar y los derechos de propiedad industrial, dejando abiertas cuestiones esenciales relativas al alcance del principio de agotamiento, a la licitud de la sustitución de componentes protegidos o la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación infractora. Esta ausencia de definición legislativa obliga a reexaminar los criterios tradicionales del Derecho de patentes en un escenario sustancialmente transformado.

Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no puede concebirse como un planteamiento externo destinado a desnaturalizar la función incentivadora del sistema jurídico de patentes. Al contrario, encuentra sus raíces en los propios límites estructurales del sistema, y en particular en el principio de agotamiento del Derecho de patente. Cuando un producto ha sido legítimamente introducido en el mercado, el titular ya ha ejercido su facultad de explotación respecto de ese objeto concreto, de modo que la exclusividad no puede proyectarse indefinidamente sobre su destino material.

Partiendo de estas premisas, el presente trabajo analiza la relación entre el Derecho de patentes y el denominado derecho a reparar en el marco del Derecho de la Unión Europea, examinando los principales puntos de fricción y las posibles vías de conciliación. El estudio se centra en el alcance del principio de agotamiento del derecho de patente y en la delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación, con particular atención a la forma en que la exclusividad puede proyectarse sobre el mercado secundario de reparación.

El objetivo no es oponer innovación y sostenibilidad, sino explorar cómo los criterios clásicos del Derecho de patentes pueden reinterpretarse para integrar las exigencias de la economía circular sin desnaturalizar su función esencial. El conflicto entre patente y reparación no constituye, en definitiva, un enfrentamiento externo entre innovación y sostenibilidad, sino una cuestión interna de delimitación del alcance del derecho exclusivo de explotación.

II. EL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN EL MERCADO

El derecho de patente adquiere pleno sentido en un sistema de libre competencia. Al atribuir al titular un derecho exclusivo de explotación, el ordenamiento lo sitúa en una posición privilegiada en el mercado, en la medida en que ningún tercero puede explotar la misma invención durante la vigencia del derecho de patente. Sin embargo, esta exclusividad no persigue eliminar la competencia, sino regularla en el ámbito tecnológico 10.

Esta posición jurídica se proyecta, en particular, sobre los productos que incorporan la invención protegida una vez introducidos en el tráfico económico, determinando el alcance de las facultades del titular frente a terceros que pretenden intervenir sobre dichos productos.

La patente actúa, así, como instrumento jurídico para incentivar la investigación y el desarrollo, garantizando que quien realiza la inversión necesaria para generar una nueva solución técnica pueda obtener una retribución por ello y recuperar los costes asociados a dicha inversión. Si, tras realizar importantes gastos en investigación, cualquier competidor pudiera explotar libremente la invención y comercializarla en el mercado, el incentivo para invertir en actividades de investigación y desarrollo se vería seriamente debilitado 11.

En efecto, el competidor que explota la invención sin asumir los costes derivados de la investigación que hizo posible su desarrollo puede ofrecer el producto en condiciones más ventajosas que quien asumió dicha inversión. El reconocimiento de un derecho exclusivo de explotación durante un tiempo limitado permite corregir esta situación, asegurando al inventor la posibilidad de amortizar los gastos realizados y obtener una retribución por su esfuerzo creativo 12.

Al mismo tiempo, la patente contribuye a dinamizar la competencia tecnológica. En muchos casos pueden existir diferentes soluciones técnicas capaces de satisfacer una misma necesidad en el mercado. La aparición de una invención protegida impulsa a los competidores a desarrollar nuevas soluciones que les permitan mantener su posición en el mercado, fomentando así un proceso continuo de innovación.

En definitiva, el sistema de patentes promueve el desarrollo tecnológico e industrial dentro de un marco de competencia dinámica, en el que la exclusividad temporal concedida al titular actúa como incentivo para la creación y difusión de innovaciones. Sin embargo, el derecho exclusivo se ha construido tradicionalmente en torno a los actos de fabricación y primera comercialización del producto, mientras que las cuestiones relativas a su utilización posterior, y en particular a su reparación, no han ocupado un lugar relevante en la configuración clásica del sistema.

1. El contenido esencial del derecho exclusivo

Antes de examinar el alcance del derecho exclusivo, conviene recordar que el objeto de protección de la patente viene delimitado por las reivindicaciones, que determinan el alcance jurídico de la invención protegida. Esta delimitación resulta esencial, en la medida en que la eventual infracción del derecho de patente se determina mediante la comparación entre las reivindicaciones, interpretadas conforme a la descripción, y el producto o procedimiento supuestamente infractor 13.

Una vez delimitado el objeto protegido, la concesión de la patente confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de carácter esencialmente negativo, que se configura a través del denominado ius prohibendi 14. Este derecho permite al titular impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención durante el tiempo de vigencia de la patente.

En particular, el titular puede impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan, introduzcan en el comercio o importen el producto objeto de la patente con alguno de esos fines 15. Asimismo, cuando la patente tenga por objeto un procedimiento, el titular puede impedir su utilización sin consentimiento y también la explotación comercial de los productos obtenidos directamente mediante dicho procedimiento 16.

El derecho de patente presenta, por tanto, un contenido fundamentalmente negativo. La titularidad de la patente no otorga automáticamente al titular un derecho a explotar la invención, sino la facultad de excluir a terceros de su explotación sin consentimiento. Esta configuración responde a la estructura propia del Derecho de patentes, que no concede un monopolio positivo de explotación, sino un derecho de exclusión frente a terceros 17.

Tradicionalmente, la delimitación de este derecho exclusivo se ha construido en torno a los actos de producción y puesta en el mercado. La infracción típica es la fabricación o comercialización no autorizada de un producto que incorpora la invención protegida. El sistema responde así a un fin económico centrado en la introducción de bienes nuevos en el tráfico y en la protección de la inversión realizada en su desarrollo.

No obstante, una vez que el producto que incorpora la invención patentada ha sido legítimamente introducido en el mercado, la invención deja de ser únicamente un objeto de protección jurídica para convertirse también en un bien material que circula en el tráfico económico. A partir de ese momento surge la cuestión relativa al alcance del control que el titular de la patente puede seguir ejerciendo sobre ese objeto concreto, cuestión que adquiere especial relevancia cuando el producto entra en su fase de uso, mantenimiento o eventual reparación.

2. El producto en el mercado: propiedad y exclusividad

En este punto conviene recordar que la naturaleza jurídica del derecho de patente puede analizarse desde distintas perspectivas que, lejos de excluirse, resultan complementarias. Tradicionalmente, a la patente se le considera como un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, esta calificación debe entenderse con ciertos matices.

Como ha señalado reiteradamente la doctrina 18, la patente protege la invención como creación técnica, pero no los productos tangibles que la incorporan. La protección jurídica recae sobre la solución técnica descrita en las reivindicaciones, mientras que los objetos que resultan de su puesta en práctica constituyen bienes materiales susceptibles de circular en el mercado y de integrarse en la esfera patrimonial de los adquirentes.

A diferencia del derecho de propiedad regulado en el art. 348 del Código Civil español, cuyo objeto recae sobre una cosa material y cuyo contenido se estructura en torno a las facultades de goce y disposición, la patente tiene por objeto un bien inmaterial: la invención. El derecho de patente no tiene como finalidad principal asegurar el disfrute de una cosa, sino atribuir a su titular una posición exclusiva respecto de la explotación de una solución técnica determinada 19.

En este contexto, se produce una clara diferenciación entre el objeto del derecho de patente, la invención como bien inmaterial, y los productos que resultan de su puesta en práctica y que son introducidos en el mercado. Mientras el derecho de patente permite a su titular seguir explotando la invención mediante la fabricación y comercialización de productos que la incorporan durante el tiempo de vigencia de la patente, cada uno de los productos concretos que han sido introducidos en el mercado con su consentimiento adquiere una realidad jurídica distinta 20.

En efecto, una vez comercializado el producto, este puede ser adquirido por terceros y convertirse en objeto de un derecho de propiedad a favor del comprador. De este modo, mientras el titular de la patente conserva el derecho exclusivo de explotar la invención en el mercado, el adquirente del producto ostenta las facultades de uso, goce y disposición sobre el bien material adquirido.

Esta dualidad entre el derecho exclusivo del titular de la patente sobre la invención y el derecho de propiedad del adquirente sobre el producto material constituye el punto de partida de la problemática jurídica con el derecho a reparar. Una vez que el producto ha sido introducido en el mercado, surge la cuestión relativa al alcance del derecho que el titular de la patente puede seguir ejerciendo sobre ese objeto concreto.

La cuestión consiste entonces en determinar si el derecho exclusivo puede proyectarse indefinidamente sobre la vida material del producto o si, por el contrario, debe modularse una vez que el bien entra en fase de uso, mantenimiento y eventual reparación. Se trata de precisar hasta qué punto la protección de la patente permite al titular oponerse no solo a la fabricación y primera comercialización del producto, sino también a las intervenciones posteriores realizadas sobre un objeto ya legítimamente introducido en el mercado.

El problema no se origina en la concesión de la patente, sino en el tránsito desde la fase de producción a la fase de circulación del bien. Mientras que la patente despliega plenamente su función como facultad de exclusión entre competidores, la situación se transforma cuando el producto que incorpora la invención es adquirido por un tercero.

Desde ese momento, la exclusividad del titular sobre la invención coexiste con el derecho de propiedad del adquirente sobre el objeto tangible que la incorpora, lo que da lugar a una tensión estructural entre ambas posiciones jurídicas que el ordenamiento debe resolver. Es precisamente en el desarrollo posterior de la vida material del producto, durante su utilización, mantenimiento o eventual reparación, donde esta tensión se manifiesta con mayor intensidad.

3. La vida útil del producto y los límites del derecho de patente

El interrogante adquiere especial relevancia en un contexto en el que la vida útil del producto se prolonga mediante la sustitución de componentes, actualizaciones técnicas o procesos de reacondicionamiento y reparación. El tránsito desde una economía centrada en la fabricación de bienes nuevos hacia un modelo que promueve la extensión de su duración obliga a reconsiderar el alcance práctico del ius prohibendi. No se trata de cuestionar los fundamentos del derecho de patente, sino de determinar cómo se proyecta su exclusividad cuando la invención patentada ya ha sido incorporada al mercado.

Esta problemática se intensifica cuando la configuración técnica del producto condiciona deliberadamente su durabilidad o la posibilidad de sustitución de sus componentes. La denominada obsolescencia programada, entendida como la planificación de una vida útil limitada, evidencia hasta qué punto la solución incorporada al producto, eventualmente protegida por patente, puede incidir en su ciclo de utilización posterior 21. Desde la perspectiva del derecho de patente, lo relevante no es tanto la valoración ética de estas prácticas, sino su incidencia en el alcance efectivo del control económico que el titular puede proyectar sobre el producto tras su comercialización.

Este cambio de perspectiva, de la producción al ciclo de vida del producto, permite comprender que el conflicto entre el derecho de patente y el derecho a reparar no es externo al sistema de patentes, sino inherente a la propia configuración del derecho exclusivo. La respuesta a esta cuestión se ha desarrollado históricamente a través del principio de agotamiento 22 y de la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación, categorías que funcionan como mecanismos internos de delimitación del alcance de la exclusividad 23.

III. DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO: EL PAPEL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

El derecho de patente no confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación ilimitado sobre la invención, sino que el propio sistema establece límites destinados a evitar que el derecho exclusivo se extienda indefinidamente sobre los bienes ya introducidos en el tráfico económico. Entre estos límites, el principio de agotamiento ocupa una posición central.

Este principio se apoya en la compatibilidad entre la protección de los derechos de propiedad industrial y el principio de libre circulación de mercancías en el mercado interior. En este contexto, las restricciones a dicha circulación únicamente pueden admitirse en la medida en que resulten necesarias para salvaguardar el objeto específico del derecho de propiedad industrial 24.

En el ámbito del Derecho de patentes, este principio implica que el titular no puede oponerse a determinados actos relativos a los productos que incorporan la patente una vez que estos han sido introducidos en el mercado con su consentimiento.

Así es, el titular de la patente ostenta el derecho exclusivo de autorizar la introducción en el mercado de los productos que incorporan la invención patentada. No obstante, una vez que esos productos han sido puestos en el comercio en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE) por el titular o con su consentimiento, se produce el agotamiento del derecho respecto a tales ejemplares concretos. De ello se desprende que el titular no puede oponerse a la ulterior comercialización de dichos productos, salvo que concurran motivos legítimos que justifiquen su oposición, conforme a lo previsto en el art. 61.2 de la Ley 24/2015, de Patentes.

Esta regla ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como ha declarado reiteradamente, cuando un producto protegido por patente ha sido puesto por el titular o con su consentimiento en un Estado miembro, este no puede invocar sus derechos de patente para impedir la importación o comercialización en otros Estados miembros 25.

Esta doctrina se fundamenta en la necesidad de conciliar la protección de los derechos de propiedad industrial con el principio de libre circulación de mercancías conforme a los arts. 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, el TJUE afirmó tempranamente que el titular no puede utilizar su derecho para obstaculizar la circulación de productos que han sido comercializados en el mercado interior con su consentimiento 26.

En consecuencia, cuando un producto protegido por patente ha sido puesto legítimamente en el mercado por el titular o con su consentimiento, el derecho exclusivo se considera agotado respecto de ese ejemplar en concreto. El titular no puede oponerse a los actos posteriores relativos a ese objeto, como su uso, transmisión o circulación dentro del mercado. El derecho exclusivo cumple así su función económica en el momento de la primera puesta en el mercado, sin extenderse indefinidamente sobre la vida material del producto 27.

El fundamento del agotamiento se encuentra en la propia configuración del sistema de patentes. La facultad exclusiva permite al titular obtener la retribución derivada de la comercialización inicial del producto. Una vez realizada esta, el control permanente sobre su destino dejaría de responder a la función incentivadora del derecho de patente y resultaría incompatible con la libre circulación de bienes 28.

1. El agotamiento como fundamento del derecho a reparar

El principio de agotamiento constituye, por tanto, el punto de partida jurídico para analizar la licitud de las intervenciones realizadas sobre un producto patentado tras su comercialización. Si el titular ya no puede oponerse al uso del producto, resulta necesario determinar hasta qué punto dicho uso comprende también las operaciones necesarias para mantener su funcionalidad, sustituir componentes desgastados o prolongar su vida útil. Es precisamente en este ámbito donde surge la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación siendo esta última la que vulnera el derecho de patente.

Desde esta perspectiva, el agotamiento no constituye una limitación externa impuesta al derecho de patente, sino un elemento inherente a su propia configuración. El derecho exclusivo garantiza al titular la facultad de decidir si, cuándo y en qué condiciones introducir el producto en el mercado. Sin embargo, una vez que esa decisión ha sido ejercida, el control jurídico sobre ese ejemplar concreto se ve necesariamente restringido. La exclusividad se proyecta sobre la invención como objeto inmaterial, pero no puede traducirse en un control perpetuo sobre cada uno de los objetos materiales que la incorporan.

Este principio adquiere una relevancia particular en relación con el uso del producto por parte de su adquirente. La facultad de utilizar el bien conforme a su destino económico forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad sobre el ejemplar adquirido. En este sentido, el agotamiento no solo legitima la reventa del producto, sino también su utilización normal, incluyendo aquellas intervenciones necesarias para mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. La reparación aparece, así, como una manifestación específica del derecho de utilización que subsiste una vez agotado el derecho exclusivo respecto del objeto concreto.

Desde un punto de vista sistemático, puede afirmarse que el denominado derecho a reparar no surge como una excepción del derecho de patente, sino como una consecuencia directa del principio de agotamiento. Las iniciativas legislativas recientes destinadas a fomentar la reparación no crean ex novo esa facultad, sino que desarrollan y refuerzan un límite que ya forma parte de la estructura del sistema de Derecho de patentes. La reparación constituye, en este sentido, una expresión del equilibrio entre la exclusividad del titular y la libertad de uso del producto por parte de su adquirente 29.

Asimismo, el principio de agotamiento desempeña una función relevante en la preservación del funcionamiento competitivo de los mercados 30. Una vez que el producto ha sido introducido legítimamente en ellos, la posibilidad de revenderlo, mantenerlo o repararlo constituye la base de la existencia de mercados secundarios de bienes usados, servicios de mantenimiento y suministro de piezas de recambio. La extensión ilimitada del control del titular sobre estas actividades podría restringir el acceso de operadores independientes y afectar al funcionamiento competitivo de dichos mercados.

Igualmente, la aplicación del principio de agotamiento no implica, sin embargo, la desaparición completa del derecho exclusivo. La facultad de fabricar nuevos ejemplares del producto protegido permanece reservada al titular de la patente. El agotamiento se refiere exclusivamente al objeto concreto que ha sido introducido en el mercado, sin extenderse a la producción de nuevos productos que incorporen la invención. Esta distinción resulta esencial para comprender la frontera entre los actos lícitos derivados del uso del producto y aquellos que constituyen la infracción del derecho de patente.

Y es aquí donde se manifiesta la necesidad de diferenciar entre la reparación legítima de un producto existente y la fabricación de un nuevo producto. Mientras que la primera constituye una manifestación del derecho de uso de la patente que subsiste tras el agotamiento, la segunda invade el ámbito reservado al titular de la patente. La delimitación entre ambas categorías no ha sido establecida mediante una definición jurídica expresa, sino que ha sido construida fundamentalmente a través de la jurisprudencia.

El principio de agotamiento se configura, así como el punto de inflexión que indica el tránsito desde el derecho exclusivo del titular sobre la introducción del producto en el mercado hacia la libertad de utilización del objeto por parte de su adquirente. En el contexto actual, caracterizado por la creciente relevancia de la reparación como instrumento de sostenibilidad y prolongación de la vida útil de los productos, este principio adquiere una dimensión renovada como mecanismo de delimitación del alcance del derecho exclusivo 31.

El derecho a reparar no constituye un obstáculo al derecho de patente, ni este a aquel, sino que ambos encuentran su fundamento en el principio de agotamiento. Este permite la reparación, pero no delimita su alcance, lo que exige recurrir a criterios adicionales para diferenciar entre reparación lícita y nueva fabricación.

IV. REPARACIÓN LÍCITA Y NUEVA FABRICACIÓN: LA DELGADA LÍNEA ROJA EN EL DERECHO DE PATENTES

La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación constituye una cuestión delicada en el Derecho de patentes, en la medida en que determina el alcance efectivo del principio de agotamiento y, con ello, los límites del uso legítimo del producto una vez introducido en el mercado.

Antes de abordar esta distinción desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta conveniente precisar, al menos desde un punto de vista funcional, la diferencia entre las distintas formas de intervención sobre productos ya comercializados, habitualmente identificadas en la práctica como reparación, reacondicionamiento y remanufactura. Si bien estos conceptos no cuentan con una definición jurídica uniforme en el Derecho de patentes, su diferenciación resulta útil para comprender la intensidad de la intervención realizada sobre el producto.

1. Delimitación conceptual: reparación, reacondicionamiento, remanufactura

Aunque el Derecho de patentes no proporciona definiciones autónomas de las distintas formas de intervención sobre productos ya comercializados, la práctica distingue entre reparación (repair), reacondicionamiento (refurbishment) y remanufactura (remanufacturing) 32. Esta diferenciación, de carácter funcional, resulta esencial para determinar si la intervención realizada se mantiene dentro del ámbito del uso legítimo del producto o, por el contrario, equivale a la creación de un nuevo objeto susceptible de infringir el derecho de patente.

En este sentido, y a falta de una sistematización en el ámbito propio del Derecho de patentes, resulta útil acudir, con carácter orientativo, a la categorización propuesta en el Derecho de la UE en materia de sostenibilidad de productos, en particular en la Propuesta de Reglamento sobre ecodiseño de productos sostenibles (en adelante, PRED) 33, cuyas definiciones, si bien no han sido incorporadas de forma expresa en el texto finalmente adoptado, permiten identificar los rasgos más característicos de cada una de estas figuras.

Desde esta perspectiva, la reparación se configura como una intervención limitada, dirigida a restablecer la funcionalidad de un producto defectuoso o deteriorado, sin alterar sus características esenciales. En el extremo opuesto, la remanufactura implica un proceso de transformación sustancial, generalmente de carácter industrial, que da lugar a un producto que presenta nuevas condiciones de funcionamiento, seguridad o finalidad, y que puede ser considerado, desde el punto de vista económico y técnico, como un producto nuevo 34.

Entre ambos polos se sitúa el reacondicionamiento, que comprende intervenciones más intensas que la mera reparación, incluyendo operaciones de desmontaje, sustitución de componentes o actualización técnica, pero que no alcanzan el umbral de una transformación sustancial del producto. En estos casos, el producto conserva su identidad esencial, aunque se ve sometido a modificaciones relevantes destinadas a restituir o mejorar su funcionalidad conforme a los parámetros de productos originarios.

Esta diferencia en la intensidad de la intervención resulta particularmente relevante en el ámbito del Derecho de patentes, en la medida en que permite identificar el punto en el que el ejercicio legítimo de las facultades del adquirente del producto se transforma en una actividad que excede el ámbito del agotamiento y puede ser calificada como una nueva fabricación.

2. Reparación lícita y nueva fabricación: criterios para su delimitación

El principio de agotamiento del derecho de patente configura el marco de referencia para delimitar el uso legítimo de los productos patentados tras su comercialización, pero no ofrece por sí solo una respuesta completa respecto del alcance de las intervenciones que pueden realizarse sobre dichos productos. En particular, cuando se trata de actuaciones dirigidas a su mantenimiento, sustitución de componentes o prolongación de su vida útil, surge una cuestión central en el Derecho de patentes: la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación.

La adquisición legítima de un producto patentado confiere a su titular la facultad de utilizarlo conforme a su destino económico, lo que incluye, en principio, su mantenimiento y conservación en condiciones de funcionamiento. No obstante, esta facultad encuentra su límite en el ámbito del derecho exclusivo del titular de la patente, en particular en lo que respecta a la prohibición de fabricar nuevamente el producto protegido.

De este modo, la dificultad radica en determinar cuándo una intervención sobre el producto constituye una mera reparación, amparada por el principio de agotamiento, y cuándo equivale a una nueva fabricación que reintroduce la invención en el tráfico económico sin consentimiento del titular.

La calificación de estas intervenciones depende de si el adquirente actúa dentro del ámbito del uso legítimo derivado del agotamiento o, por el contrario, invade el ius prohibendi del titular al reproducir sustancialmente la invención protegida 35. Siendo las cosas así, resulta necesario precisar el alcance del concepto de fabricación en el derecho de patente, en la medida en que constituye el punto de referencia para delimitar cuándo una intervención sobre el producto excede del uso legítimo y entra en el ámbito del ius prohibendi del titular.

En este sentido, como ha puesto de relieve la doctrina, la fabricación del producto patentado comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a la creación u obtención del objeto en que consiste la invención, con independencia del método o procedimiento empleado, así como del destino ulterior de los productos obtenidos. Esta noción incluye tanto las fases iniciales del proceso productivo como su culminación, abarcando incluso la elaboración de los distintos componentes del producto cuando estos están específicamente destinados a su integración en la invención protegida 36.

Desde esta perspectiva, la fabricación no se limita a la producción originaria del bien, sino que se extiende también a supuestos en los que, mediante determinadas intervenciones sobre un producto ya existente, se lleva a cabo una nueva realización de la invención. En particular, la reconstrucción del producto se equipara a una nueva fabricación, en la medida en que comporta la reproducción sustancial del objeto patentado 37. Del mismo modo, determinadas actuaciones que formalmente podrían calificarse como reparación pueden, por su intensidad o alcance, exceder del mero mantenimiento del producto y dar lugar, en realidad, a una nueva ejecución de la invención protegida.

Esta concepción amplia del concepto de fabricación pone de relieve la dificultad de trazar una línea clara entre reparación lícita y reconstrucción que vulnera el derecho de patente, lo que ha llevado a la jurisprudencia a desarrollar criterios específicos para delimitar ambos supuestos.

En este sentido, en el derecho comparado uno de los precedentes estadounidenses más destacados en la diferenciación entre reparación y nueva fabricación ha sido abordado en el asunto Aro v. Convertible Top Replacement Co 38. En este asunto, se presentó una demanda por infracción de una patente sobre un techo plegable convertible para automóviles. Lejos de limitarse a una contraposición formal entre reparación y reconstrucción, el tribunal abordó la cuestión desde la perspectiva del contenido del derecho exclusivo de patente, centrado en la facultad de fabricación del producto protegido.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que la sustitución de componentes de un producto patentado, incluso cuando estos resultan esenciales para su funcionamiento, no constituye por sí misma una fabricación en sentido jurídico, siempre que la intervención se limite a preservar la existencia y funcionalidad del producto como unidad. Así, en este asunto, la sustitución de la cubierta textil de un techo descapotable no fue considerada una nueva fabricación del producto patentado, sino una actuación dirigida a prolongar su vida útil 39.

Por el contrario, existe fabricación y, por tanto, infracción, cuando la intervención equivale en términos sustanciales, a la recreación del producto en su conjunto, esto es, cuando el objeto ha agotado su vida útil y es nuevamente realizado conforme a la invención protegida. De este modo, la clave de la distinción no reside en la entidad o relevancia del componente sustituido, sino en si la intervención supone la conservación del producto individualizado introducido en el mercado o su reconstrucción como una nueva realización de la invención 40. Este principio fue enfatizado en el caso Bowman v. Monsanto Co. 41, donde el Tribunal dejó claro que el agotamiento de la patente no se extiende al derecho exclusivo de volver a fabricar nuevamente un producto patentado.

De lo anterior, se desprende que la jurisprudencia estadounidense estructura la distinción entre reparación lícita y reconstrucción o nueva fabricación a partir de un criterio funcional que atiende a la naturaleza y alcance de la intervención realizada sobre el producto patentado, así como a la preservación de su identidad como objeto individualizado introducido en el mercado. Desde este punto de vista, la reparación comprende aquellas actuaciones dirigidas a restablecer la funcionalidad del producto, sin que ello implique una nueva realización de la invención protegida, quedando así comprendida dentro de las facultades del adquirente en virtud del agotamiento. Por el contrario, la reconstrucción se configura como una intervención que, por su alcance, equivale a la creación de un nuevo producto que incorpora la invención, invadiendo el ámbito del derecho exclusivo de fabricación del titular.

De este modo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha consolidado una delimitación clara entre ambos supuestos, orientada a preservar un equilibrio entre el ius prohibendi del titular de la patente y el derecho del adquirente a utilizar, mantener y prolongar la vida útil del producto conforme a su función económica. Este enfoque basado en la noción de la identidad del producto y en la prohibición de reproducir la invención protegida contrasta con el tratamiento en el ámbito europeo, caracterizado por una mayor fragmentación y por un desarrollo eminentemente jurisprudencial de esta distinción.

3. La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación en el Derecho de la Unión Europea

Ni el Derecho de patentes en el ámbito europeo ni las legislaciones nacionales de los Estados miembros establecen una delimitación expresa entre reparación lícita y nueva fabricación. Tampoco el TJUE ha desarrollado una doctrina específica sobre esta cuestión, lo que ha desplazado su construcción al ámbito jurisprudencial nacional. De este modo, la delimitación entre ambos supuestos se ha configurado a partir de soluciones casuísticas, orientadas a preservar la identidad del producto introducido en el mercado, sin permitir, bajo la apariencia de una intervención legítima, la reproducción de la invención protegida 42.

En el ámbito europeo, el Tribunal Supremo del Reino Unido, en el asunto Schütz v. Werit 43, ha formulado un criterio relevante para delimitar la frontera entre reparación lícita y fabricación en el Derecho de patentes. El litigio versaba sobre la sustitución de un componente, «la botella de plástico», en contenedores intermedios a granel (intermediate bulk containers, IBCs), cuya estructura combinaba un elemento duradero (jaula metálica) con otro de vida útil limitada.

Al resolver la controversia, el tribunal adoptó un enfoque casuístico basado en una valoración conjunta de diversos factores, destacando, en particular, la naturaleza del componente sustituido y su relación con la invención protegida. En ese sentido, consideró determinante que el elemento reemplazado constituía un componente autónomo, fácilmente sustituible, con una vida útil significativamente inferior al resto del producto y, sobre todo, al concepto inventivo reivindicado. Sobre esta base, concluyó que la sustitución de dicho componente no equivalía a un acto de fabricación del producto patentado, sino que debía calificarse como una forma de reparación lícita. 44

De este modo, la delimitación entre la reparación lícita y nueva fabricación no puede establecerse mediante un criterio único o abstracto, sino que exige una apreciación contextual que atienda la función del componente en el conjunto del producto y, especialmente, a su vinculación con el núcleo inventivo de la patente. En este sentido, la distinción no se formula en términos puramente cuantitativos, como el número de piezas reemplazadas, sino cualitativos: lo determinante es si la intervención permite una nueva realización de la ventaja técnica protegida 45.

Así, cuando la sustitución recae sobre elementos consumibles, perecederos o accesorios, cuya renovación resulta inherente al uso normal del producto, la actuación se sitúa, por regla general, dentro del ámbito de la reparación lícita. Por el contrario, cuando el componente sustituido incorpora el núcleo inventivo o su reemplazo implica la reconstrucción funcional del producto, la intervención traspasa el umbral del uso permitido y se integra en el ámbito de la fabricación infractora 46.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán (Bundesgerichtshof, en adelante, BGH) ha elaborado una doctrina particularmente sofisticada para delimitar la frontera entre reparación lícita y nueva fabricación, articulada en torno a dos ejes fundamentales: la identidad del producto introducido en el mercado y la localización de la función inventiva dentro de sus distintos componentes. A partir de esa doble perspectiva, el análisis se desplaza desde una consideración meramente formal de la intervención hacia una valoración sustantiva de su incidencia en la realización de la invención protegida 47.

Esta construcción encuentra uno de sus pronunciamientos más importantes en la sentencia Flügelradzähler 48, en la que el tribunal analizó la sustitución de un componente de un dispositivo de medición de flujo. En ese escenario, estableció que la clave de la distinción reside en determinar si la intervención mantiene la continuidad del objeto inicialmente comercializado o si, por el contrario, conduce a la recreación de la invención en un nuevo soporte material. La cuestión no se agota, por tanto, en la mera sustitución de elementos, sino que exige una apreciación funcional que atienda tanto a la estructura técnica del producto como a la posición del componente reemplazado dentro del conjunto inventivo.

Ahora bien, sobre esta base, la jurisprudencia posterior ha introducido y, al mismo tiempo, depurado los criterios de análisis. En Palettenbehälter II 49, el BGH otorgó relevancia a la percepción del tráfico jurídico (Verkehrsauffassung) como indicio de si la sustitución constituye una operación de mantenimiento esperable en la vida útil del producto.

Sin embargo, esta referencia fue progresivamente relativizada en decisiones ulteriores. En particular, en Trommeleinheit 50, el tribunal abordó la sustitución de un tambor en un cartucho de tóner y precisó que el análisis debe centrarse en si los efectos técnicos característicos de la invención se materializan en el componente sustituido. Ante la ausencia de una práctica consolidada en el mercado, relativizó el recurso a criterios sociológicos y recondujo el análisis a un plano estrictamente normativo.

En este sentido, afirmó que, cuando no existen expectativas legítimas del tráfico, el examen debe centrarse directamente en la dimensión técnica de la invención, sin que resulte decisivo recurrir a reconstrucciones hipotéticas de la percepción del mercado 51.

Sobre esta base, el tribunal precisó además que el punto de referencia para la distinción debe ser, en todo caso, el objeto protegido por la patente, y no el producto complejo en el que se integra, incluso cuando aquel se comercialice únicamente como parte de un sistema más amplio. A partir de aquí, el criterio decisivo pasa a ser si los efectos técnicos característicos de la invención se materializan en el componente sustituido. De ello, se deriva que el elemento determinante no es la entidad material de la intervención, sino la circunstancia de que el elemento reemplazado reproduzca el contenido inventivo. Aplicando esta visión, el BGH concluyó que la sustitución del tambor en un cartucho de tóner no implicaba una reconstrucción, al no recaer sobre el componente en el que se concretaba la solución técnica protegida 52.

Finalmente, en Scheibenbremse II 53, el tribunal consolidó esta orientación al excluir, con carácter general, que la sustitución de piezas de desgaste pueda calificarse como una nueva fabricación, en la medida en que tales intervenciones se limitan a restablecer las condiciones funcionales del producto sin reproducir la invención protegida 54.

De lo anterior, se desprende una idea de fondo que es que la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación no puede resolverse mediante criterios cuantitativos o formales, sino a través de un juicio cualitativo que atienda a la estructura de la invención y a la función desempeñada por los elementos intervenidos. Así, cuando la sustitución afecta al núcleo inventivo, la intervención tiende a calificarse como nueva fabricación, mientras que, en ausencia de dicha conexión funcional, se integra en el ámbito del uso legítimo del producto.

Este enfoque presenta, además, una estrecha conexión con el principio de agotamiento, en la medida en que delimita el alcance del uso legítimo del producto una vez introducido en el mercado. En particular, permite identificar un espacio jurídico en el que las intervenciones de reparación, incluso cuando implican la sustitución de componentes, no suponen una reactivación del ius prohibendi del titular de la patente, sino una manifestación del aprovechamiento legítimo del bien adquirido.

Desde este punto de vista, la construcción del BGH ofrece un marco para integrar la protección del derecho de patente con las exigencias emergentes del derecho a reparar y la economía circular. Al situar el análisis en la localización del aporte inventivo, este enfoque permite compatibilizar la exclusividad del titular con las prácticas orientadas a la prolongación de la vida útil de los productos, evitando que la patente se convierta en un obstáculo injustificado para actividades de reparación, mantenimiento, reutilización o reacondicionamiento.

V. EL DERECHO A REPARAR Y SU INTERACCIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES

Este marco conceptual, construido en torno al principio de agotamiento y a la distinción entre la reparación lícita y nueva fabricación, ha permitido tradicionalmente delimitar el alcance del derecho exclusivo sobre la base de sus propios presupuestos dogmáticos. Sin embargo, la progresiva incorporación de objetivos vinculados a la sostenibilidad y a la economía circular en el Derecho de la UE introduce un nuevo ámbito normativo en el que estas categorías deben aplicarse.

En particular, la promoción de la reparación como instrumento para prolongar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos plantea la necesidad de examinar si los criterios tradicionales de delimitación del derecho exclusivo siguen siendo suficientes o si deben reinterpretarse a la luz de estos nuevos objetivos. Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no emerge como categoría autónoma ajena al Derecho de patentes, sino como un punto de tensión en la aplicación de sus propios límites internos.

1. La sostenibilidad como factor ausente en los criterios de reparación lícita y nueva fabricación

El análisis comparado pone de manifiesto una constante metodológica: la delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación se establece exclusivamente sobre la base de criterios estructurales del Derecho de patentes. Los tribunales atienden, en particular, a la identidad del objeto, a la incorporación de la enseñanza técnica, al carácter esencial del componente sustituido o a las expectativas del público en relación con el ciclo de vida del producto. Sin embargo, en ninguno de los criterios examinados la sostenibilidad, la economía circular o los intereses medioambientales desempeñan un papel autónomo en el razonamiento jurídico 55.

El Derecho de patentes sigue operando, en este ámbito, dentro de sus principios clásicos que son la protección del derecho exclusivo de fabricación como núcleo del contenido específico de la patente. El equilibrio se establece en términos bilaterales, es decir, intereses del titular frente a intereses del adquirente del producto, sin incorporar de forma explícita una dimensión sistémica vinculada a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

Llama particularmente la atención que, incluso en ordenamientos como el alemán, donde el art. 20a de la Ley Fundamental (Grundgesetz) 56 establece la protección de los fundamentos naturales de la vida como objetivo de Estado, previsión que ha sido interpretada como una cláusula de protección del medio ambiente, dicha orientación no haya tenido una incidencia explícita en la interpretación del Derecho de patentes en materia de reparación. En este ámbito, la longevidad del producto se valora predominantemente desde la perspectiva de su «vida útil normal», a menudo determinada por las indicaciones del propio fabricante, lo que dificulta que dicho criterio opere como parámetro objetivo e independiente.

Del mismo modo, la jurisprudencia británica en Schütz v. Werit, al igual que la del BGH, reconoce que la línea entre reparación lícita y nueva fabricación es una cuestión de grado y exige una visión global de todos los factores. No obstante, los elementos relevantes se mantienen dentro del marco técnico-estructural de la invención protegida. El interés en la prolongación de la vida útil del producto como valor en sí mismo no se formula como criterio jurídico autónomo.

Esa ausencia resulta significativa en el ámbito legislativo. La UE ha convertido la economía circular y la reducción de residuos en objetivos centrales de su acción normativa 57, reforzados por instrumentos como la Directiva (UE) 2024/1799 sobre reparación de bienes y la normativa de ecodiseño 58. La reparación ya no constituye una mera práctica económica secundaria, sino un instrumento legislativo orientado a la sostenibilidad.

En este nuevo escenario, cabe preguntarse si los criterios tradicionales relativos a la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación deben permanecer al margen de estos objetivos o si la sostenibilidad puede operar como criterio interpretativo en la delimitación de límites internos del derecho exclusivo.

La incorporación de la sostenibilidad no implica desnaturalizar el Derecho de patentes ni subordinarlo a consideraciones extrínsecas. Tampoco supone relativizar el derecho exclusivo de fabricación, que constituye el núcleo estructural del sistema. Significa, más bien reconocer que el principio de agotamiento y la noción de uso conforme al destino pueden interpretarse a la luz del contexto legislativo en el que se insertan.

Cuando la intervención de reparación se limita a restablecer la funcionalidad del producto sin implicar una nueva realización de la enseñanza técnica protegida en su núcleo inventivo, una interpretación extensiva del concepto de «nueva fabricación» puede conducir a una indebida expansión del ius prohibendi del titular de la patente, proyectándolo sobre supuestos que se sitúan dentro del ámbito del uso legítimo del producto.

En este punto, la cuestión no radica en afirmar la prevalencia de la sostenibilidad sobre el derecho de patente, sino en determinar si los objetivos de sostenibilidad incorporados al Derecho de la UE pueden operar como criterio interpretativo en la delimitación de las categorías ya existentes, en particular, el agotamiento del derecho de patente, la identidad del producto y el uso conforme a su destino, dentro de su propio marco conceptual.

A este respecto, la sostenibilidad no se configura como un límite externo al derecho exclusivo, sino como un elemento contextual relevante para la interpretación de sus límites internos.

2. El derecho a reparar en el contexto de la economía circular

La adopción de la Directiva (UE) 2024/1799 59, relativa al derecho a reparar, se inscribe en la estrategia de la UE orientada a promover un modelo de economía circular basado en la prolongación de la vida útil de los productos y en la reducción de residuos. Su finalidad es fomentar la reparación de bienes averiados o defectuosos en beneficio de los consumidores, del medio ambiente y del correcto funcionamiento del mercado interior 60. En este sentido, la Directiva persigue también evitar la eliminación prematura de productos que siguen siendo funcionales, incentivando a los consumidores a optar por soluciones de reparación asequibles y accesibles a través de reparadores de su elección 61.

Este planteamiento introduce una tensión estructural con el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial, particularmente con el Derecho de patentes. Aunque la Directiva impulsa la apertura del mercado de reparación, no tiene por objeto armonizar ni redefinir el alcance del derecho de patente, ni establecer de forma expresa cómo debe articularse su interacción con el derecho a reparar. Ello plantea interrogantes relevantes en relación con actividades como el reacondicionamiento o el remanufacturing realizadas por terceros en el tráfico económico.

Desde el punto de vista del Derecho de patentes, la licitud de estas intervenciones continúa dependiendo de si se sitúan dentro del uso conforme al destino del producto, delimitado por el principio de agotamiento. A este respecto, la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación adquiere una importancia central, pues permite determinar si la intervención constituye una mera prolongación de la vida útil del producto o implica una nueva realización de la invención protegida.

La Directiva no resuelve esta cuestión, limitándose a reconocer que la promoción de la reparación debe coexistir con la protección de los derechos de propiedad intelectual, sin precisar el alcance de dicha coexistencia. El legislador europeo parece haber optado así por no alterar el equilibrio estructural del sistema, dejando a los ordenamientos nacionales y a la jurisprudencia la tarea de concretar, en cada caso, la relación entre ambos intereses 62.

Este marco se complementa con la evolución de la regulación en materia de ecodiseño, en particular a través del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) 63, que introduce requisitos orientados a mejorar la durabilidad, reparabilidad y reutilización de los productos desde su fase de diseño 64. La reparabilidad deja así de configurarse exclusivamente como una facultad del usuario en la fase posterior a la comercialización, para convertirse en una característica intrínseca del producto.

Esta aproximación refuerza el objetivo de prolongar la vida útil de los bienes, pero también puede intensificar las tensiones con el derecho de patente, en la medida en que el diseño técnico del producto, susceptible de protección por patente, condiciona las posibilidades de intervención posterior. En particular, cuando la solución técnica que permite o dificulta la reparación forma parte del objeto protegido, la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación adquiere una relevancia aún mayor.

Esta indeterminación no se limita al plano abstracto, sino que se proyecta en los procesos de transposición nacional. Así, en el caso alemán, el proyecto de ley de implementación de la Directiva (UE) 2024/1799 mantiene sustancialmente inalterado el equilibrio entre el fomento de la reparación y la protección de los derechos de propiedad industrial. Aunque se introducen obligaciones dirigidas a facilitar la reparación, incluida la prohibición de obstáculos técnicos o contractuales, se reconoce expresamente la protección de los derechos de propiedad intelectual como un límite legítimo a dichas obligaciones 65.

La tensión entre el fomento de la reparación y el alcance del ius prohibendi del titular de la patente no solo persiste, sino que se traslada al ámbito de la aplicación práctica, generando un escenario de incertidumbre jurídica especialmente relevante para los operadores que actúan en los mercados de reparación y reacondicionamiento. En este contexto, la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación continúa siendo el criterio decisivo para determinar la licitud de estas actividades, lo que refuerza la centralidad de esta diferenciación en el nuevo contexto legislativo.

3. Hacia una reinterpretación del alcance del derecho exclusivo en clave de sostenibilidad

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economía circular 66 no altera formalmente la estructura del Derecho de patentes, pero sí modifica el contexto en el que sus criterios deben aplicarse. La exclusividad continúa siendo el instrumento esencial para incentivar la innovación; sin embargo, su ejercicio no puede desligarse de los objetivos estructurales del ordenamiento de la UE, entre los que se incluyen la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de residuos.

En este escenario, la cuestión no consiste en oponer el derecho a reparar al derecho de patente, sino en determinar cómo deben interpretarse los límites internos de la exclusividad para preservar la coherencia del sistema. El principio de agotamiento y la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación constituyen mecanismos ya existentes que permiten establecer ese equilibrio sin necesidad de introducir excepciones ad hoc que vacíen de contenido la protección de la invención.

Una interpretación excesivamente expansiva del ius prohibendi, que proyecte la exclusividad sobre cualquier intervención posterior al acto de comercialización, transformaría el derecho de patente en un instrumento de control permanente sobre el ciclo de vida del producto. Ello no solo acabaría con la función incentivadora del sistema, sino que podría consolidar posiciones cerradas en los mercados secundarios de reparación y mantenimiento. En cambio, una interpretación que reconozca como reparación lícita aquellas intervenciones necesarias para mantener la funcionalidad del bien, siempre que no impliquen la recreación del núcleo inventivo protegido, preserva tanto la lógica del agotamiento como la finalidad económica de la patente.

La sostenibilidad no actúa aquí como principio derogatorio, sino como criterio interpretativo que refuerza la necesidad de aplicar con precisión las categorías tradicionales. La prolongación de la vida útil del producto no puede erigirse en fundamento para autorizar la fabricación encubierta de nuevos ejemplares; pero tampoco puede ignorarse a la hora de valorar si la sustitución de un componente responde al uso normal del bien o constituye una reconstrucción sustancial.

Desde esta perspectiva, la economía circular no introduce una ruptura en el Derecho de patentes, sino una exigencia de coherencia. La protección de la innovación técnica y la promoción de la reparación no son objetivos necesariamente antagónicos. La patente asegura la exclusividad en la fase de creación y primera comercialización; el agotamiento garantiza que dicha exclusividad no se prolongue indefinidamente sobre el destino material del objeto concreto. Entre ambos polos se sitúa la distinción entre reparación lícita y fabricación, como instrumento técnico de delimitación.

En última instancia, el desafío contemporáneo no radica en debilitar el sistema de patentes, sino en evitar que su interpretación desborde su función estructural. La integración de los objetivos de sostenibilidad en la aplicación del Derecho de patentes exige una lectura sistemática que preserve el incentivo a la innovación sin impedir el desarrollo de prácticas de mantenimiento y reparación compatibles con el agotamiento del derecho de patente. La redefinición del equilibrio no es legislativa, sino interpretativa: corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia ajustar las categorías clásicas a un entorno económico y normativo en transformación.

Esta situación contrasta con la evolución reciente en el ámbito de los diseños industriales, donde el legislador de la UE ha optado por introducir expresamente una cláusula de reparación 67. En particular, el art. 20 bis del Reglamento (UE) 2024/2822 y el art. 19 de la Directiva (UE) 2024/2823 exceptúan determinadas utilizaciones de componentes protegidos cuando resulten necesarias para restituir la apariencia inicial de un producto complejo. Esta solución normativa evidencia que, en el ámbito de los diseños, la protección de los mercados de reparación y sustitución de piezas ha sido articulada mediante una limitación legislativa expresa del derecho exclusivo, sin necesidad de recurrir a una reinterpretación del agotamiento.

En cambio, en el Derecho de patentes la ausencia de una cláusula equivalente obliga a que el equilibrio entre la exclusividad y reparación continúe construyéndose a través de categorías tradicionales, particularmente mediante el principio de agotamiento y la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación. Precisamente por ello, la integración de los objetivos de sostenibilidad no exige una ruptura del sistema, sino una aplicación coherente y funcional de sus criterios internos.

VI. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado pone de manifiesto que la tensión entre el Derecho de patentes y el derecho a reparar no responde a una ruptura estructural del sistema, sino a la reactivación de un equilibrio clásico entre exclusividad y mercado en un nuevo contexto legislativo. La protección conferida por la patente continúa cumpliendo una función esencial de incentivo a la innovación; sin embargo, su ejercicio no puede proyectarse de manera indefinida sobre el destino material del producto una vez introducido en el mercado.

En este sentido, el principio de agotamiento se configura como el criterio central para delimitar el uso legítimo del producto patentado, no solo en lo que respecta a su circulación, sino también en relación con las intervenciones necesarias para preservar su funcionalidad. La distinción entre reparación lícita y nueva fabricación sigue siendo el instrumento técnico que permite equilibrar estos intereses, evitando tanto la reproducción encubierta de la invención como la extensión indebida del ius prohibendi del titular.

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economía circular, en particular, a través de la Directiva (UE) 2024/1799, no altera formalmente el régimen jurídico de las patentes, pero sí incide en el contexto en el que deben interpretarse sus criterios estructurales. La sostenibilidad no opera como un límite externo al derecho exclusivo, ni introduce una excepción autónoma al sistema, sino que actúa como un criterio interpretativo que refuerza la necesidad de aplicar con precisión las nociones de agotamiento del derecho de patente, identidad del producto y uso conforme a su destino.

Asimismo, el derecho a reparar no emerge como un derecho autónomo enfrentado al sistema de patentes, sino como una manifestación de los límites estructurales que ya operan en su interior. El desafío contemporáneo no reside en redefinir la naturaleza del derecho exclusivo, sino en evitar que su interpretación desborde su función, convirtiéndolo en un instrumento de control permanente sobre el ciclo de vida del producto.

En definitiva, la integración de los objetivos de sostenibilidad en la interpretación del Derecho de patentes exige una tarea de equilibrio: aplicar los criterios tradicionales del sistema de manera coherente con el contexto actual, preservando el incentivo a la innovación sin obstaculizar el desarrollo de prácticas de reparación y reacondicionamiento compatibles con el principio de agotamiento del derecho de patente.

Finalmente, no puede ignorarse que la problemática aquí analizada presenta también implicaciones que trascienden el ámbito del Derecho de patentes. En particular, las restricciones al acceso a la reparación en los mercados secundarios pueden plantear cuestiones desde la perspectiva del derecho de la competencia y de la protección de los consumidores. El examen de estas interacciones, que excede el objeto del presente trabajo, constituye una línea de investigación que merece un análisis específico.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Ballardini, Rosa, Cadillo-Chandler, Dhanay, Mäihäniemi, Beata, Kaunisvaara, Mikko, Salami, Emmanuel. «Untapping Patents to Promote a European Right to Repair: From Exhaustion to Compulsory Licensing» en GRUR Int., 74 (12), 2025, págs. 113-1126.

Baylos Corroza, Hermenegildo (1993) Tratado de Derecho Industrial. Propiedad industrial, Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia desleal. Segunda edición. Ed. Civitas. Madrid.

Bercovitz, Alberto (2020). Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial (21.ª edición) Ed. Aranzadi.

Botana Agra, Manuel (2009) «Título I. Patentes de invención y derechos afines» en Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel. Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons, Madrid.

Eur-Lex (2025) «Common rules promoting the repair of goods and amending related EU legislation» en EUR-LEX. 22-09-2025.

Gambino, Alexandre Joseph (2023) «Right to Repair: Whose Right Is It Anyway?» en Transactions: The Tennessee Journal of Business Law, Vol. 25, págs. 125-126.

Garbayo Blanch, Juan (2017) «Derecho de Patentes» en Dir. Ruiz Muñoz, Miguel. Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

Ghosh, Shubha (2022) «The continuing Right to Repair» en Berkeley Technology Law Journal, Vol. 37, págs.1097-1118.

Gil Celedonio, José Antonio (2025) «Halfway Between Protection and Competition: The “Repair Clause” After the Recent Reform of the EU Design acquis. Next Steps for the Spanish Legal Framework» en Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital: RPIID, págs.13-50.

Goodfellow, Hugh (2013) “When is making a patented product not an infringement? When is making a repair? en Carmaels&Ransford. 18, April, 2013. https://www.carpmaels.com/when-is-making-a-patented-product-not-an-infringement-werit-is-making-a-repair/

Grinvald, Leah Chan & Tur-Sinai, Ofer (2019) «Intellectual Property Law and the Right to Repair», Fordham Law Review., Vol. 88, págs. 62-128.

Guix Castellví, Víctor (2001) «Primera parte. Patentes» en O ‘Callaghan Muñoz, Xavier. Propiedad Industrial. Teoría y Práctica. Madrid.

Heath, Christopher (2024) «A Three-Step Test for Determining Patent Infringement Related to Repair», IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law. Vol. 55, págs.762-773.

Hernández-Meriñan, Cristina (2026) «La tensión entre los derechos de propiedad industrial y las nuevas normas para promover la reparación de bienes y fomentar un consumo sostenible» en Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V. Anxo Tato Plaza (dir), Julio Costas Comesaña (dir), Pablo Fernández Carballo-Calero (dir), Francisco José Torres Pérez (dir), Sara Louredo Casado (dir) págs. 446-449.

Izquierdo Grau, Guillem (2024) «Producer Liability for Substantial Modification of Products through Repair, Refurbishment and Remanufacturing» en European Review of Private Law. Kluwer Law International BV. Netherlands, págs. 9-40.

Jones, Ian & Spencer, Joe (2025). «The right to repair and intellectual property rights in the EU and UK» en GJE, 4, April. https://www.gje.com/resources/the-right-to-repair-and-intellectual-property-rights-in-the-eu-and-uk/#:~:text=The%20right%20to%20repair%20movement,use%20the%20product%20as%20intended.

Kaesling, Katharina, Deutsch, Simon, and Wolf, Annegret (2026) «Freedom to Repair under Trademark and Patent Law. A more Ecological Approach to industrial Property Rights?» en GRUR Int., Oxford. págs. 3-18.

Klober, Michael y Woll, Dominik (2018) «FCJ, Judgment of October 24, 2017-“Trommeleinheit” (DRUM Unit)- Court Docket: XZR 55/16, GRURPrax 2018,50» en Overview Firm News. Bardehle Pagenberg en https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/firm-news/news-detail/fcj-judgment-of-october-24-2017-trommeleinheit-drum-unit-court-docket-x-zr-55-16-grur-prax-2018-50

Massaguer, José (2006). «El contenido y el alcance del derecho de patente» Boletín del Estudio Uría-Menéndez. Número Extraordinario en Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, págs. 173-187.

Otero Lastres, José Manuel (2009) «Introducción a la propiedad industrial» en Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel, Manual de la propiedad industrial. Ed. Marcial Pons, Madrid.

Pitzer, Christoph, Sitte, Konstantin, Reisner, Stephan (2023) «Remanufacturing: Wie behindern gewerbliche Schutzrechte die Wiederaufbereitung von Produkten?», 16th Mai, en https://www.osborneclarke.com/de/insights/remanufacturing-wie-behindern-gewerbliche-schutzrechte-die-wiederaufbereitung-von

Reisner, Stephan (2026). «New draft Bill on the “Right to Repair’ and its impact on Intellectual Property in Germany”, en Osborne Clarke, 19th January, https://www.osborneclarke.com/insights/new-draft-bill-right-repair-and-its-impact-intellectual-property-germany

Sahu, Namrata (2024) «The Battle for Reparability: Navigating Intellectual Property Rights», Journal of Informatics Education and Research, Vol. 4, nº1, págs.1413-1422.

Sease, Edmund (1970) «Patent Law: Repair-reconstruction a Review, Analysis, and Proposal» en Drake Law Review, 20, págs. 85-107.

Smith, Robert Brian y Smith, Nuchkoom Nucharee (2024).” Right to Repair, Product Durability and Obsolescence: A legal Perspective”, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 9, págs. 768-798.

Spandana, Nageshkuma (2020) «The European Union and United States Approach to Repair and Reconstruction of the Patented Invention» International Journal of Law Management & Humanities, Vol.3, págs.30-40.

Utz, Clayton (2013).”The Schütz v Werit patent case - a win for spare parts manufacturers or a case on its facts” en Lexology en https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=82c89873-d654-446a-98ca-1e345dbc738a

Vila Robert, José Daniel (2015) «La conflictiva cláusula de reparación relativa a la protección jurídica del diseño industrial», en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI, 2015, págs.1015-1036.

---

1. * Profª Dra. de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: mlastiri@der-pr.uc3m.es. Código Orcid 0000-0001-6815.5728. Este artículo se ha realizado bajo el Proyecto: PID2024-161496OB-100. Mercados y coherencia normativa: competencia y sostenibilidad.

   Fecha de recepción: 08/04/2026// Fecha de aceptación: 15/05/2026

2. 1 Baylos Corroza (1993), pág. 511.

3. 2 Botana Agra (2009), pág. 93.

4. 3 Bercovitz (2020), pág. 420.

5. 4 Ibid. En el mismo sentido, vid. Botana Agra (2009), pág. 98.

6. 5 Vid. Garbayo Blanch (2017), pág. 267.

7. 6 Baylos Corroza (1993), pág. 690.

8. 7 Ibid., pág. 691.

9. 8 Vid. Sease (1970), pág. 8.

10. 9 Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828.

11. 10 Bercovitz (2020), pág. 420. En el mismo sentido, Guix Castellví (2001), pág. 6.

12. 11 Ibid. pág. 421.

13. 12 Ibid.

14. 13 Art. 69 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Protocolo interpretativo del art. 69; art. 60 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Botana Agra (2009), pág. 95.

15. 14 Vid. Art. 59 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

16. 15 Ibid.

17. 16 Massaguer (2006), pág. 177.

18. 17 Bercovitz (2020), pág. 443

19. 18 Otero Lastres (2009), pág. 50. Guix Castellví (2001), págs. 4-5.

20. 19 Otero Lastres (2009), pág. 50.

21. 20 Ibid., pág. 51. Igualmente, vid. Art. 61.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

22. 21 Smith y Smith, Nuchkoom (2024), pág. 774.

23. 22 Vid. Art. 61de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

24. 23 Ghosh (2022), pág.1098.

25. 24 Comisión Permanente sobre el Derecho de Patentes (2022). Apartado 22.

26. 25 En este sentido, vid. STJCE-C-1974, Centrafarm v. Sterling Drug, asunto 15/74; STJCE, de 14-VII-1981, Merck v. Stephar, asunto 187/80.

27. 26 Ibid., Centrafarm

28. 27 Ibid.

29. 28 Ghosh (2022), pág. 1099.

30. 29 Ibid., pág.1107.

31. 30 Bercovitz (2020), pág. 304

32. 31 Ghosh (2022), págs.1097-1102.

33. 32 Izquierdo Grau (2024), págs.14-19.

34. 33 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, COM (2022) 142 final (Ecodesign for Sustainable Products Regulation).

35. 34 Izquierdo Grau (2024), Ibid. Sobre las distintas formas de intervención sobre productos en el marco de la economía circular (reparación, reutilización, reacondicionamiento o remanufactura), Vid. Comisión Europea (2020), A new Circular Economy Action Plan (Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular), COM (2020) 98 final.

36. 35 Hernández-Meriñan (2026), pág. 454.

37. 36 Massaguer (2006), pág.177.

38. 37 Ibid.

39. 38 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961). Vid. Heath (2024), pág. 768 y Sease (1970)

40. 39 Ibid. Igualmente, vid. Ghosh (2022), pág.1105.

41. 40 Ibid.

42. 41 Gambino (2023), pág. 139 y Ghosh (2022), pág. 1104.

43. 42 Spandana (2020), pág. 132.

44. 43 Vid. Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd, (2013) UKSC 16. https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2011_0266_judgment_db480d8e9e.pdf

45. 44 Ibid.

46. 45 Ibid. Igualmente, Kaesling, Simon, Deutsch y Wolf (2026), pág. 15; Goodfellow (2023); Jones & Spencer (2025); Utz, Clayton (2013)

47. 46 Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd, (2013) UKSC 16.

48. 47 Hernández-Meriñan (2026), pág. 454-456.

49. 48 BGH, 4 de mayo de 2004, X ZR 48/03, Flügelradzähler, GRUR 2004, 758.

50. 49 BGH, 17 de julio de 2012, X ZR 97/11, Palettenbehälter II, GRUR 2012, 1118

51. 50 BGH, 24 de octubre de 2017, X ZR 55/16, Trommeleinheit, Vid. Heath, (2024), pág. 765.

52. 51 Klober y Woll (2018).

53. 52 Spandana (2020), pág. 34. Vid. Ballardini, Cadillo, Mäihäniemi, Kaunisvaara y Salami (2025), pág. 1122.

54. 53 BGH, 8 de noviembre de 2022, X ZR 10/20, Scheibenbremse II, GRUR 2023, 92.

55. 54 Vid. Hernández-Meriñan (2025), págs. 455-456.

56. 55 Vid. Grivald & Tur-Sinai (2019), pág. 100.

57. 56 Art. 20a [Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales] En Ley Fundamental de la República Federal Alemana. Deutscher Bundestag, última modificación 22 de marzo de 2025 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf

58. 57 Vid. Comunicación de la Comisión, Pacto Verde Europeo, COM (2019) 640 final; y Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, COM (2020) 98 final).

59. 58 Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

60. 59 Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828

61. 60 Ballardini, R., Chandler, D., Cadillo, Mäihäniemi, B., Kaunisvaara, M., Salami, E. (2024) y Eur-Lex (2025)

62. 61 Considerando 3 de la Directiva (UE) 2024/1799.

63. 62 Vid. Considerando 18 y art. 5.6 de la Directiva (UE) 2024/1799.

64. 63 Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

65. 64 Vid., en particular, considerandos 2, 16 y 19, y arts. 5 y 7 del Reglamento de ecodiseño.

66. 65 Vid. Reisner (2026)

67. 66 Directiva (UE) 2024/1799. Considerando 3; Comisión Europea (2019), The European Green Deal (Pacto Verde Europeo), COM (2019) 640 final.

68. 67 STJUE de 20 de diciembre de 2017, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, Acacia Srl c. Pneusgarda Srl y Audi AG c. Acacia Srl, relativa a la cláusula de reparación en materia de diseños industriales, cuya finalidad consiste en evitar mercados cautivos de piezas de recambio y favorecer la competencia en el mercado secundario de reparación. En relación con la cláusula de reparación en el ámbito de los diseños industriales, vid. Vila Robert (2015), págs.1015-1036; Gil Celedonio (2025), págs.13-50.