LICENCIA CON OBJETO PLURAL: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD, LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y LA PROTECCIÓN SIMULTÁNEA

LICENSING WITH PLURAL OBJECT: SOME CONSIDERATIONS ON EXCLUSION FROM PATENTABILITY, DEPENDENCE AND SIMULTANEOUS PROTECTION

Eduardo Miranda Ribera*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA PATENTABILIDAD DE INNOVACIONES VEGETALES. — II. SITUACIONES DE DEPENDENCIA. — 1. Obtención vegetal dependiente de una patente. — 2. Variedades esencialmente derivadas. — III. PROTECCIÓN SIMULTÁNEA: OBTENCIÓN VEGETAL Y SECRETO EMPRESARIAL. — IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: PATENTABILITY OF PLANT INNOVATIONS. — II. DEPENDENCE. — 1. Plant breeding dependent on a patent. — 2. Essentially derived varieties. — III. SIMULTANEOUS PROTECTION: PLANT VARIETY AND TRADE SECRET. — IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: LA PATENTABILIDAD DE INNOVACIONES VEGETALES

En una industria tan importante 1 como la del fitomejoramiento, ha sido recurrente el debate sobre la posibilidad de patentar las variedades vegetales; discusión que ha retomado fuerza en los últimos años fruto de la reducción del alcance de la protección de los derechos de obtención vegetal 2, derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis» 3.

El debate de la patentabilidad de las innovaciones vegetales, que surgió a principios del siglo xx en Estados Unidos ante la posibilidad de patentar determinado material vegetal 4, ha ido concretándose con el paso del tiempo ante la incidencia del Acta del CUPOV de 1991 5, el Reglamento 2100/94, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (en adelante Directiva 98/44/CE), el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en adelante CPE) y el Reglamento de Ejecución del CPE (en adelante Reglamento CPE) que impiden que una variedad vegetal —considerada stricto sensu conforme al CUPOV y al Reglamento 2100/94 6— sea protegida por el sistema de patentes al exigirse su protección mediante un derecho de obtención vegetal [arts. 92.1 ROV, 4.1. Directiva 98/44/CE y art. 53.b) CPE] 7. De ello se infiere que aquel material vegetal que no reúna las condiciones para ser considerado como una verdadera variedad vegetal, podrá protegerse por el sistema de patentes como producto o de procedimiento, siempre y cuando reúna los requisitos de patentabilidad 8.

En los últimos años, el foco se ha puesto en la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos. Sobre la posibilidad de patentar los procedimientos esencialmente biológicos, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en adelante, ACOEP) en sus asuntos G 2/07 y G 1/08 confirmó que un procedimiento será esencialmente biológico cuando la realización del cruce y selección del genoma sea fruto exclusivamente de la interacción entre fenómenos naturales (art. 2.2 Directiva 98/44/CE). De esta suerte, no se estará ante un simple procedimiento biológico cuando en el momento del cruce o selección del genoma se produzca una actuación humana que implique una modificación técnica esencial e introduzca un cambio en el genoma del material vegetal obtenido. Esta premisa es esencial por cuanto estos procedimientos biológicos podrán patentarse 9.

Respecto de la patentabilidad de los productos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en las decisiones G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II), ambas de 25 de marzo de 2015, admitió la patentabilidad de variedades vegetales obtenidas mediante esta clase de procedimientos 10. Sin embargo, el impacto que tuvieron estas resoluciones desembocó en la modificación de la Regla 28.2 del Reglamento CPE que pasó a excluir la patentabilidad de aquellas plantas obtenidas directamente a través de un procedimiento esencialmente biológico 11.

Seguidamente, en 2018, fruto de la modificación de la citada Regla 28, se denegó la solicitud de patente sobre una determinada variedad de pimiento obtenida a través de un procedimiento esencialmente biológico. El solicitante del título, no satisfecho con el resultado, planteó un recurso ante la ACOEP como consecuencia de la contradicción existente entre los artículos del CPE y la comentada Regla 28.2 del Reglamento CPE. En este caso, la ACOEP en su decisión T 1063/18 (pimientos I), de 5 de diciembre de 2018, admitió la patentabilidad de esta variedad obtenida directamente de un procedimiento esencialmente biológico al considerar que su interpretación del artículo 53.b) CPE, conforme a las decisiones G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II), debía prevalecer ante la Regla 28.2 del Reglamento CPE; todo ello conforme a lo establecido en el artículo 164.4 CPE que consideraba inaplicable la mencionada Regla del Reglamento CPE 12.

Esta resolución causó estupor en los diferentes integrantes del CPE y motivó que se planteara un nuevo recurso ante la ACOEP para tratar de resolver algunos interrogantes surgidos tras el mencionado caso T 1063/18. Esta vez, la ACOEP, en su decisión G 3/19 (pimientos II), decidió excluir de patentabilidad de los productos obtenidos a través de un procedimiento esencialmente biológico. Tanto la propia Regla 28.2 del Reglamento CPE como la evolución legislativa y las prácticas administrativas que han surgido en los Estados contratantes desde la decisión G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II) inducen al pensamiento de que el artículo 53.b) CPE debe considerarse conforme a la Regla 28.2 del Reglamento CPE e interpretarse en el sentido de que también excluye de patentabilidad los productos obtenidos directamente a través de procesos esencialmente biológicos. Asimismo, la ACOEP estableció que esta decisión no tendría efectos retroactivos, por lo tanto, aquellas patentes europeas concedidas y solicitadas antes del 1 de julio de 2017 no se verían afectadas por esta decisión que impide su patentabilidad. Por lo que el caso G 3/19 (pimientos II), supuso la armonización de los criterios relativos a la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas mediante procesos esencialmente biológicos 13.

Este contexto ha planteado si los efectos de la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 pueden provocar una huida al sistema de patentes. Pues bien, si se optara por proteger las innovaciones vegetales por el sistema de patentes, debería realizarse respetando los cauces que impiden la patentabilidad de las variedades vegetales strictu sensu. Y no solo eso, sino que también sería necesario replantear los principios básicos del sistema de patentes, así como la diferenciación entre descubrimiento e innovación y los requisitos de patentabilidad aplicables al material vegetal, al tratarse de materia viva 14. Ello solamente sería posible a través de un esfuerzo de sistematización y armonización del derecho de patentes que, lamentablemente en la actualidad, parece complicado. Sin embargo, si el derecho de obtención vegetal sigue evolucionando conforme a las conclusiones expuestas en la STJUE de 19 de diciembre de 2019, este replanteamiento pasaría de ser una mera suposición para erigirse como una verdadera necesidad en aras de poder mantener el equilibrio entre los intereses particulares y generales, que poco a poco se está debilitando en perjuicio de los titulares de los derechos de obtención vegetal.

De todo lo anterior, se observa que en la industria del fitomejoramiento es frecuente que surjan interacciones entre diferentes modalidades de propiedad industrial generando situaciones de dependencia entre derechos o incluso simultaneidad de protección para reforzar las innovaciones vegetales. Conforme a esta situación, se plantea el presente trabajo con el objetivo de ahondar en las principales cuestiones derivadas de la configuración de un contrato de licencia con objeto plural fruto de una situación de dependencia o simultaneidad entre derechos de propiedad industrial.

II. SITUACIONES DE DEPENDENCIA

1. Obtención vegetal dependiente de una patente

En el sector obtentor subyace un importante problema auspiciado por los bloqueos en la explotación de derechos de obtención vegetal dependientes de innovaciones vegetales protegidas por el Derecho de patentes. En este sentido, la doctrina alemana alude a la existencia de dos mercados: los upstream en los que se investigan secuencias genéticas de plantas y se les asignan ciertas propiedades que son importantes para el fitomejoramiento; y los downstream en los que los fitomejoradores venden sus variedades. La situación de bloqueo suele producirse en el mercado downstream por cuanto el titular de la nueva variedad no puede explotarla al depender de otra patente biotecnológica desarrollada en el mercado upstream. Ante la negativa del titular de una patente para autorizar la explotación de un derecho de obtención vegetal dependiente, el titular de la nueva variedad no podrá competir en el mercado downstream.

En el sector de las semillas, es habitual que las multinacionales registren un gran número de innovaciones vegetales por el sistema de patentes para bloquear la explotación de nuevas variedades vegetales dependientes de sus innovaciones. La doctrina alemana denomina a este bloqueo como la tragedia de los anti-comunes, derivada de la infrautilización de la nueva variedad vegetal como consecuencia de la necesidad de incurrir en múltiples gastos para solicitar la autorización de los titulares de las patentes biotecnológicas de las que derivan y dependen 15. Ante esta situación, es necesario matizar algunos de los aspectos más importantes de la explotación de un derecho de obtención vegetal dependiente de una patente.

En este sentido, ADPIC habilita la posibilidad de limitar el Derecho de patentes siempre y cuando se justifique legalmente (art. 30 ADPIC). Por su parte, la Directiva 98/44/CE habilita la utilización, con fines experimentales, del material vegetal protegido de una patente biotecnológica [arts. 12.3.b) y 13.3.b) Directiva 98/44/CE]. Ello no supone el reconocimiento de la figura del privilegio del obtentor en materia de patentes, simplemente se traduce en la facultad de poder utilizar las patentes biotecnológicas con fines experimentales. Esta limitación del derecho de una patente biotecnológica se ve compensada con la necesidad de exhibir una licencia del titular de la patente inicial de la que depende el nuevo material vegetal para poder explotarlo.

Ello difiere del privilegio del obtentor, debido a que la explotación de nuevas variedades vegetales obtenidas al amparo de esta exención no siempre exigirá la autorización del titular de la variedad inicial. Al amparo del privilegio del obtentor, la persona que cree o descubra una nueva variedad vegetal podrá explotarla sin necesidad de solicitar la autorización del titular de la variedad inicial, salvo que se obtenga una variedad esencialmente derivada, una variedad que no se distinga claramente de la variedad inicial o una variedad cuya reproducción requiera el empleo reiterado de la variedad inicial, en cuyo caso sí será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial 16.

Ante la negativa del titular de la patente para autorizar la comercialización de una variedad vegetal desarrollada a partir de su invención, podrá solicitarse la concesión de una licencia obligatoria no exclusiva (art. 12 Directiva 98/44/CE, art. 29.5 ROV, art. 25.1 LOV, art. 89.2 LP) 17. Para que se conceda la licencia obligatoria, la variedad vegetal deberá constituir un progreso técnico significativo de considerable interés económico en comparación con la invención protegida (art. 12 Directiva 98/44/CE) 18. La verificación de este último extremo no solamente exige el cumplimiento de los requisitos de protección del derecho de obtención vegetal, sino que además se deberá estar ante un «auténtico logro agrícola» 19.

La doctrina alemana matiza que basta con que el interés económico sea para el solicitante y que este haya solicitado previamente la concesión de una licencia al titular de la patente 20. Lamentablemente, la dificultad de justificar el progreso técnico significativo de considerable interés económico provoca que la concesión de esta clase de licencias obligatorias se presente como una cuestión compleja 21. Sin embargo, habrá que atender a los supuestos de no concesión de una licencia por parte del titular sin justificación debido a su posible ilicitud desde el punto de vista del Derecho de la competencia, especialmente en los supuestos de posición dominante. Por tanto, se deberán justificar los motivos de la denegación de la concesión de la licencia obligatoria para evitar incurrir en un ilícito antitrust 22.

2. Variedades esencialmente derivadas

La situación de dependencia también puede darse entre variedades vegetales, en concreto, cuando surge una variedad esencialmente derivada (en adelante, VED) en la que es necesaria la autorización del titular de la variedad inicial para la explotación de la variedad dependiente. En lo que al presente trabajo interesa, basta decir que existirá una variedad esencialmente derivada cuando: la VED derive predominantemente de otra variedad vegetal protegida; la VED presente carácter distintivo respecto de la variedad inicial; la variedad derivada sea conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV] 23.

La exigencia de la autorización del titular de la variedad inicial viene justificada porque el legislador configura las variedades esencialmente derivadas como una extensión del alcance de la protección del derecho que limita, por tanto, el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV) 24. Ante el desarrollo infinito de nuevas variedades a través de los diferentes eslabones de la cadena de derivación, se estima que todas ellas derivarán de la misma variedad inicial, por lo que solamente será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial 25.

Si el reconocimiento como VED es anterior a la formalización del contrato, en la licencia otorgada se deberá manifestar la existencia de la autorización del titular de la variedad inicial. Sin embargo, si el reconocimiento como VED se produce después de formalizar el contrato de licencia, la falta de autorización del titular de la variedad inicial provocará que la explotación de la VED suponga una infracción de la variedad inicial de la que deriva. Si el licenciante de la VED no trata de remediar esta situación, el licenciatario, al ver como este último incumple su obligación de mantenerle en el goce pacífico del derecho licenciado al no solicitar la autorización del titular de la variedad inicial, podrá optar entre resolver el contrato o tratar de continuar subsanando esta nueva situación (art. 1556 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil) 26. Ulteriormente, ante la negativa del titular de la variedad inicial para autorizar la explotación de la VED, su titular podría solicitar la concesión de una licencia obligatoria (art. 29.5 ROV) 27.

III. PROTECCIÓN SIMULTÁNEA: OBTENCIÓN VEGETAL Y SECRETO EMPRESARIAL

La delicada situación que atraviesa el sector obtentor con motivo de la citada sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, ha motivado la búsqueda de fórmulas de protección que sean más efectivas como la combinación entre esta modalidad de propiedad industrial y un secreto empresarial; como sucede en el caso de semillas híbridas de tomate, sandía o cereales 28. Para que tenga sentido esta relación, deberá concurrir junto al material vegetal una información que tenga valor económico propio y que no quede absorbida por la protección otorgada por el derecho de obtención vegetal. El valor empresarial no se materializa en el valor comercial de la variedad, sino que integra otras variables que le hacen susceptible de ser protegida por la vía del secreto y es imprescindible para su explotación 29.

La variedad vegetal se podrá mantener en secreto sin necesidad de comunicar su existencia, salvo que se desee solicitar su protección mediante un derecho de obtención vegetal y además se desee comercializar, en cuyo caso deberá estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales (art. 5.1 Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos) 30. Al solicitar un título de obtención vegetal no es necesario facilitar información sobre el germoplasma de la variedad, pudiendo mantenerse esa información en secreto indicando en la solicitud qué actos, datos y documentos son confidenciales (art. 43 LOV y art. 39.1 RLOV); únicamente deberá indicarse la descripción técnica de la variedad [art. 35.1.f) LOV]. En todo caso, la fórmula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención (art. 39.1 in fine RLOV).

En el caso de un título comunitario se exige igualmente una mera descripción técnica (art. 50 ROV). Cuando el titular de una variedad híbrida quede sometido a una inspección pública no será necesario que aporte información sobre los componentes de la variedad (art. 88.3 ROV). Tampoco podrá accederse a la información objeto de la solicitud, salvo las personas que se opongan a la inscripción y que sean parte del procedimiento de concesión, que tendrán acceso a los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad (art. 59.2 ROV) 31. Asimismo, la protección por la vía del secreto podrá instrumentalizarse ya que en materia de obtenciones vegetales no existe una obligación de explotación del derecho, a diferencia de lo que sucede en materia de patentes 32.

La protección simultánea resulta de interés para evitar posibles infracciones, así como para impedir el descubrimiento del material vegetal mantenido en secreto, accesible mediante el ejercicio del privilegio del obtentor. Esto es debido a que, si las líneas parentales se mantienen en secreto y un tercero accede a ellas de forma ilegítima, estas podrían considerarse como mercancías infractoras, lo que habilitaría el ejercicio de, por ejemplo, la acción de remoción de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 33. Otra alternativa para evitar estas situaciones consistiría en incluir en los contratos de licencia cláusulas que impidieran la realización de ingeniería inversa sobre la variedad vegetal, con el objetivo de imposibilitar el acceso a las líneas parentales mantenidas en secreto; lo que supondría de facto una renuncia al ejercicio del privilegio del obtentor por parte del licenciatario.

Esta limitación impuesta al licenciatario podría ser considerada, por un lado, como una restricción especialmente grave de la competencia, en caso de que el acuerdo fuera entre empresas competidoras [art. 4.1.d) Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT o Reglamento 316/2014)]; y, por otro lado, podría quedar excluida de la aplicación del RECATT, en caso de que el acuerdo fuera entre empresas no competidoras (art. 5.2 RECATT). Para poder beneficiarse de la exención por categorías del RECATT, las restricciones impuestas para proteger el secreto deberán ser necesarias y proporcionales para garantizar la divulgación del derecho de obtención vegetal (apartado 115 Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología) 34.

Con todo, el problema de la protección simultánea reside en que no resulta efectiva para todas las variedades. En semillas híbridas de variedades hortícolas, la protección simultánea funciona por su forma de reproducción. Así, en las semillas de tomate, la reproducción sexual del material vegetal provoca que las generaciones posteriores a la primera multiplicación sean muy diferentes; reduciendo el riesgo de infracción. Sin embargo, en cítricos o frutas de hueso, aunque los parentales se mantengan en secreto, la simple extracción de una yema podría generar nuevas variedades con un alto grado de homogeneidad.

Ulteriormente, la fórmula de la protección simultánea puede motivar que, ante la envergadura del secreto, el licenciatario estuviera interesado en prolongar el contrato de licencia más allá de la vigencia del derecho de obtención vegetal, para poder acceder a la información secreta necesaria para poder explotar la variedad, aunque esta fuera de dominio público; como, por ejemplo, sucede con las variedades híbridas 35. Esta interesante combinación vendría, sin embargo, condicionada por la normativa antitrust, ante la necesidad de justificar el interés en continuar abonando un precio por utilizar una variedad que es libremente accesible 36. En caso de que el fundamento de la obligación de pago resida en la necesidad de acceder al know-how para explotar el material vegetal de libre acceso y el licenciatario pueda resolver el contrato en cualquier momento, la cláusula, en principio, será válida desde el punto de vista antitrust (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto C-320/87, «Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas Schmidt» 37). Sin embargo, si concurre una posición de dominio del licenciante y se pretende extender indefinidamente su monopolio, la cláusula se considerará que es restrictiva de la competencia 38.

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* Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil. CEGEA. Universitat Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: edmiri@upv.es. Este trabajo es una actualización de una cuestión abordada hace unos años, en un trabajo anterior, sobre el contrato de licencia de obtención vegetal.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2025

1 La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales es tal que, sin su aportación, la producción de cultivos herbáceos hubiera disminuido más de un 6 por 100 en la Unión Europea. A esta disminución se hubiera sumado la reducción de más de un 2,5 por 100 y 4,5 por 100 respectivamente en la producción de frutas y verduras. En datos macroeconómicos, la contribución de los cultivos protegidos por el sistema comunitario de obtenciones vegetales al Producto Interior Bruto de la Unión Europea supera los 13.000 millones de euros, generando más de 90.000 puestos de trabajo directos y más de 800.000 puestos de trabajo indirectos. La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales se ve incluso reflejada en las condiciones económicas de los trabajadores del sector hortícola cuyas retribuciones son un 11 por 100 superiores como consecuencia de la implementación de esta modalidad de propiedad industrial. Los beneficios no son sólo de carácter económico, sino que además contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola en más de 60 millones de toneladas al año y la reducción del consumo del agua en el sector agrícola de más de 14.000 millones de metros cúbicos. Ello indirectamente repercute en una mayor eficiencia del sector, mediante la reducción de costes y de precios de venta que redunda ineludiblemente en beneficio de los consumidores y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta información se ha extraído del informe de la EUIPO denominado «Impacto del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la UE» publicado el pasado mes de abril de 2022. Respecto del impacto de los críticos véase García Martínez, Marí Vidal (2022), págs. 475-503; Borrás (2020), págs. 33-51.

2 Sobre el alcance de los derechos de obtenciones vegetales, véase Palau Ramírez (2007), págs. 1103-1122; Palau Ramírez (2011), págs. 256-269; Petit Lavall (2011), págs. 9-29; Petit Lavall (2017), págs. 533-574; Guillem Carrau (2014), págs. 49-62.

3 ECLI:EU:C:2019:1131. Para no ser reincidente en una cuestión extensamente abordada por nuestra doctrina y jurisprudencia, me limitaré a recordar que en la citada sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se consideró que los actos de multiplicación realizados por un vivero y la ulterior venta de dichos componentes de la variedad a un agricultor, durante el período que versa desde la solicitud hasta la concesión del título, no puede considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal, debido a que durante ese período el TJUE considera que el titular no puede prohibir la realización de esas actuaciones, dado que su título aún no es definitivo y no dispone de ius prohibendi (apartados 44 y 45 STJUE 19 diciembre de 2019). Esta interpretación del TJUE supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor, por cuanto vacía de contenido la protección en cascada del derecho de obtención vegetal. La incidencia de la citada sentencia del TJUE va más allá de la afectación a la protección en cascada y afecta a cuestiones tan relevantes como la protección provisional del derecho de obtención vegetal y la compatibilización de las acciones de los artículos 94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales; cuestión que será analizada más adelante, por su importancia e incidencia respecto del contrato de licencia sobre la solicitud de protección. Sobre esta cuestión, véase, Corberá Martínez (2021), págs. 307-308

4 Curto Polo (2020), pág. 155; Botana Agra (1979), págs. 28-54.

5 Como se observa, en materia de obtenciones vegetales resulta de aplicación, en el ámbito internacional, el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante CUPOV) y, en la Unión Europea, el Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n º L 227 de 1.9.1994, en adelante Reglamento (CE) N.º 2100/94 o Reglamento de base o ROV). El Reglamento (CE) N.º 2100/94 se desarrolla, en algunos aspectos, por lo dispuesto en el Reglamento (CE) N.º 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 que, a su vez, ha sido modificado por el Reglamento (CE) N.º 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n º L 328 de 4.12.1998). Asimismo, en el ámbito nacional, en materia de obtenciones vegetales se deberá atender a lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (Publicada en BOE núm. 8 de 10/01/2000. Referencia: BOE-A-2000-414, en adelante LOV) y en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (Publicado en BOE núm. 265 de 05/11/2005. Referencia: BOE-A-2005-18264, en adelante RLOV).

6 Curto Polo (2020), págs. 180 y 184; Guillem Carrau (2014), pág. 53.

7 Muñoz Cadenas (2015), pág. 162. Véase, igualmente, en el mismo sentido, Guillem Carrau (2011), pág. 263; Guillem Carrau (2013), págs. 159-182.

8 Muñoz Cadenas (2015), págs. 162-164; Curto Polo (2020), pág. 174. Podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad: las secuencias genéticas apartadas de su entorno natural u obtenidas a través de procedimientos técnicos¸ los microorganismos en su acepción más amplia como, por ejemplo, los hongos, las algas, las bacterias y los protozoos; los productos obtenidos a través de procedimientos microbiológicos; las células vegetales objeto de modificación genética; y los vectores y marcadores que habiliten la mutagénesis vegetal. Asimismo, también podrán ser objeto de patente aquellas plantas manipuladas por la acción humana siempre y cuando no sean consideradas como verdaderas variedades vegetales a efectos del CUPOV y el Reglamento 2100/94, no hayan sido obtenidas a través de un procedimiento esencialmente biológico (en todo caso, podrán ser fruto de un procedimiento técnico) y cumplan con los requisitos de patentabilidad. Respecto de las patentes de procedimiento es necesario distinguir entre procedimientos esencialmente biológicos y procedimientos microbiológicos. Los procedimientos microbiológicos son aquellos en los que a través de su utilización —ad ex. transformación de una determina secuencia genética, integración de células— se modifica u obtiene nueva materia microbiológica (art. 2.1 Directiva 98/44/CE). Tanto estos procedimientos como los productos obtenidos a través de los mismos, podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (art. 4.3 Directiva 98/44/CE). Por su parte, los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos que consisten exclusivamente en fenómenos naturales como el cruce o la selección, en los que la regla técnica depende de factores biológicos incontrolables por los seres humanos (art. 2.2 Directiva 98/44/CE). Esta clase de procedimientos están excluidos de patentabilidad [art. 53.b) CPE y art. 4.1 Directiva 98/44/CE]. Ahora bien, cuando exista una acción humana en un procedimiento esencialmente biológico que suponga un cambio técnico esencial para obtener un determinado resultado, no se estará ante un procedimiento íntegramente derivado de fenómenos naturales, por lo que esta clase de procedimientos podrán patentarse (Regla 26.5 Reglamento CPE). La Directiva 98/44/CE no exige una determinada implicación de la acción humana en el resultado, sino que considera suficiente su existencia para habilitar la protección mediante el derecho de patentes al entender que ya no se estará ante un procedimiento esencialmente biológico.

9 Curto Polo (2020), págs. 195-198; Brega (2008), pág. 162; Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 10. Asimismo, en la actualidad existen otros procedimientos en los que no se produce el cruce o selección del genoma, sino que se obtienen modificaciones genéticas en el material vegetal sin producir una integración de genes como, por ejemplo, sucede con la técnica CRISPR/Cas u otras técnicas de mutagénesis inducida, que también podrán ser objeto de protección por el derecho de patentes. De todo ello se infiere que, en esta sede, el problema reside en identificar los verdaderos procedimientos esencialmente biológicos para poder distinguirlos de aquellos en los que exista interacción humana en la fase de cruce y selección y así poder determinar si procede aplicar la exclusión de la patentabilidad. Sobre esta cuestión, véase, igualmente, Asensi Merás (2023), págs. 136-181.

10 Curto Polo (2020), págs. 203-204; Metzger (2014), pág. 89; Girard, Noiville (2014), pág. 85.

11 Curto Polo (2020), págs. 204-206.

12 Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 11.

13 Curto Polo (2022), págs. 185-190.

14 Ibid., p. 43.

15 Herring (2013), págs. 135-138; Girard, Noiville (2014), págs. 114-115.

16 Curto Polo (2020), págs. 123-125 y 242-243.

17 García Vidal (2017), págs. 655-656; Oviedo Aranda (2007), págs. 43-45; López Aranda, Pardo De Tavera Semon, Rodríguez Carrión (2007), págs. 105-110; Ramón Fernández (2007), págs. 303-309; Nirk, Ullmann, Metzger (2018), pág. 255; Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Keukenschrijver (2017), págs. 305-306; Neumeier (1990), pág. 210; Vanzetti, Di Cataldo, Spolidoro (2021), pág. 474; Pollaud-Dulian (2011), págs. 492-493.

18 Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Llewelyn, Adcock (2006), pág. 506.

19 García Vidal (2017), pág. 657.

20 Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Keukenschrijver (2017), págs. 308-309.

21 Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 181.

22 García Vidal (2017), pág. 657.

23 Pérez-Cabrero Ferrández (2022), págs. 333-342; Ghidini, Hassan (1990), pág. 80; Saldaña Villoldo (2024), págs. 325-346.

24 Palau Ramírez (2022), págs. 42-46. Esta concepción difiere con la de otros autores que consideran las VED como un límite al privilegio del obtentor (ad ex. García Vidal (2017), págs. 686-687).

25 García Vidal (2017), pág. 710.

26 Muñoz Cadenas (2015), pág. 313.

27 Mastrelia (2010), pág. 64.

28 Obergfell, Hauck (2020), pág. 16.

29 Rabasa Martínez (2021), págs. 265-276. Los elementos de una variedad vegetal susceptibles de protegerse por la vía del secreto empresarial pueden ser: la existencia de la propia variedad vegetal; sus líneas parentales, el germoplasma o código genético; o la fórmula, método o combinaciones de material vegetal que permiten obtenerla. En este sentido, es aceptada la posibilidad de proteger el material vegetal por la vía del secreto empresarial, aunque existen algunas variedades vegetales que por sus características no pueden ser objeto de protección por esta vía como las «variedades en conservación y aquellas sin valor intrínseco». Véase, igualmente, sobre el secreto empresarial Suñol Lucea (2009), passim.

30 De La Vega García (2019), pág. 34.

31 García Vidal (2021), págs. 664-665.

32 Rabasa Martínez (2021), págs. 283-288.

33 Ibid., págs. 281-283.

34 De La Vega García (2022), p. 142.

35 Rabasa Martínez (2021), págs. 322-324.

36 Nobuyoshi (2008), pág. 6.

37 ECLI:EU:C:1989:195.

38 Palau Ramírez (2017), págs. 933-934; Rodilla Martí (2018), págs. 6-7 y 9-10; Ezrachi (2018), pág. 391; Petit (2020), pág. 828; Bael & Bellis (2021), págs. 613-614; Davis, Quintin, Tritton (2018), págs. 964-966; Guerrero Gaitán (2014), pág. 129.